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专利
局部外观设计制度“中国方案”窥探
来源: 日期:2021/01/26 浏览量:249
张亮 北京允天律师事务所

新专利法修改的一大亮点就在于对我国外观设计专利制度的进一步完善,包括设立局部外观设计制度、本国优先权制度、保护期限的延长、完善评价报告制度等,加上改法之前即实施的GUI保护制度,我国局部外观设计专利保护体系日渐成熟,并逐渐彰显中国特色的属性。因此,有必要对新制度进行解读,以便更好地发挥其应有的作用,服务创新主体,促进我国外观设计专利申请质量。



一、  

立法背景

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在改法之前,我国已经通过修改《专利审查指南》的形式引入了涉及图形用户界面的产品外观设计(GUI)。从本质上说,图形用户界面的保护实质内容即为一种“局部外观设计”。然而,由于我国一直没有局部外观设计制度,因此,作为“早产儿”的图形用户界面的保护也处于比较尴尬的地步。有的人认为,旧法对外观设计的定义其实并未排除局部外观设计,只需要在解释和操作层面解决局部外观设计的保护问题。另一种观点则认为,国家知识产权局颁布的专利审查指南,规定“产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计,例如袜跟、帽檐、杯把等”不授予外观设计专利权;而且作为外观设计专利申请文件的图片不得采用虚线等表示方法。因此,实践中产品局部外观设计无法获得专利授权。


随着产业发展,产品设计日趋精细化,成熟产品的整体外观设计相对固定,局部外观设计逐渐成为外观设计创新的重要形式,甚至已经成为产品设计DNA的关键组成部分,设计者对保护局部外观设计的需求日益强烈。为此,我国立法者对专利法第二条第四款进行了修改,将第二条第四款修改为:外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。即在外观设计的定义中使用“整体或者局部”明确地将局部外观设计纳入我国外观设计专利的保护范围。将于2021年6月1日起实施的《专利法》。



二、  他山之石

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从国际实践看,美国、欧盟、日本、韩国等发达国家或地区均对局部外观设计给予专利保护。我国局部外观设计制度可以从中借鉴有益经验,指导专利申请、审查和保护等工作。


1、保护客体


美国、日本、韩国均要求局部外观设计必须以“产品”为载体,只有对产品局部外观的形状、图案、色彩或其结合等做出的创新设计,才可以请求局部外观设计的保护。不是对产品的外观所作出的设计,不能申请局部外观专利的保护。只有欧盟外观专利保护客体相对非常宽泛,根据《保护条例》的规定,“产品”不仅包括工业产品,还包括手工制造品、产品的零部件、产品的包装、样式、图案、印刷字体以及组合物的部件等均属于产品的范围。可以看出,局部外观设计的构成要素非常广泛,只要是在产品外观上的可视性要素即可申请注册,[1]例如欧盟注册外观设计EU0017853200003即为服装标签的装饰图案。



图1:欧盟(服装装饰用图形符号标签)


值得一提的事,美国、日本、韩国对于局部外观设计的载体的“产品”的要求略有不同。其中,日本、韩国规定零部件的外观设计不能作为局部外观专利保护的客体。零部件本身就是一种独立的物品,对零部件的整体外观所作出的创新设计,可以以该零部件为载体,申请整体外观设计专利;对该零部件的局部外观作出的创新设计,可以以该零部件为载体,申请局部外观专利。只有当某部位是物品的不能分割、不能独立交易的一部分时,对该部位的整体或者局部外观所作出的创新设计才可以以整个物品为载体,申请局部外观专利。耳机的听筒部分、汽车的前脸部分、服装上的装饰图案、包装瓶的瓶口、电脑屏幕的用户界面等均是日本较为常见的局部外观设计。从美国外观设计专利申请的实践来看,局部外观专利保护的对象并不限于产品外观中不可分割、不能单独销售的某一部分的外观设计,对整体产品的零部件(即可以分割的部分产品)的外观作出的创新设计,也可以作为产品的一部分申请局部外观专利。[2]这是美国外观设计专利保护制度与其他国家显著不同的地方。


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图2:日本(小轿车)


2、专利授权标准


在申请文件的要求方面,局部外观设计涉及到其命名规则和视图提交规范。


从美国局部外观专利申请与审查的实践来看,其一般以完整产品的名称加局部外观设计在产品中部位的名称作为局部外观设计产品的名称。例如图2中的局部外观设计将会被命名为“小轿车的前脸”。这种方式既指出了局部外观设计所应用的完整的产品,又指出了局部外观设计在产品外观中的具体部位。一方面方便了审查员的审查、分类和对现有设计的检索;另一方面有助于界定局部外观设计专利权的范围。[3]《美国专利审查指南》允许局部外观专利申请人在附图的绘制中采用“虚线和实线结合”的方法,即用实线来表示要求保护的部分,用虚线来表示不要求保护的部分。实线绘制的内容是申请人所作出的具有创新性的内容;虚线绘制的内容一般为已经公开的现有设计,其往往用来表示局部外观设计所依附的产品轮廓、形状或者周边环境等。[4]


日本和韩国的规定较为类似,局部外观专利产品只能以整体产品的名称来命名。附图则均允许申请人采用”虚线和实线结合“的方式绘制局部外观设计。日本要求在“设计说明”栏中对附图的制作方式予以说明,韩国要求申请人必须在请求书中说明所申请的是局部外观设计保护,并结合附图指出要求保护的内容和不要求保护的内容。欧盟要求申请人以完整产品的名称作为局部外观专利产品的名称,同时说明其仅为产品的部分。在实践中,申请人一般在完整产品的名称之后,以括号的方式说明其要求保护的外观设计仅为产品的一部分,如图2在欧盟可能会被命名为“小轿车的一部分的外观设计”。


欧盟对于视图的要求除了允许申请人采用“虚线、实线结合”外,还允许在视图中仅用实线绘制出要求保护的该部分外观设计,省略不要求保护的内容(包括产品的轮廓、整体外形等)。


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图3:夹克的内部部分的外观设计申请视图(欧盟)



3、保护范围与侵权判定


局部外观设计的保护首要解决的是判断主体的认定和是否受局部外观设计的载体“产品”所限制这两个问题。


美国联邦法院于1981年的GorhamMfg.公司诉White 外观设计专利侵权案中确立了“普通观察者”作为侵权判断主体。不过,局部外观专利侵权判断中的“普通观察者”与新颖性判断中的“普通观察者”在认知能力方面并不完全相同。新颖性标准中的“普通观察者”仅具有一般的观察能力,不具备专业的设计知识;而作为侵权判断主体的“普通观察者”,是法律拟制的“人”,需要对相同或者类似产品的外观设计有一定的了解,能够对涉案外观设计与局部外观专利的相同或者近似作出准确判断。[5]美国的局部外观专利的保护范围不以该局部外观设计所应用的产品为限,也就是说,即使专利权人在申请局部外观专利时,明确指出了其所应用的产品的名称,但是并不意味着局部外观专利的保护范围限于该类产品。局部外观专利保护的是产品的局部外观设计,而非产品本身,如果他人将受保护的局部外观设计应用在不同类别的产品外观上,其行为仍然构成对局部外观专利的侵犯。[6]


日本的《外观设计法》和《审查基准》并没有对外观专利侵权的判断主体作出规定。从外观专利侵权的判例中来看,日本法院均以“一般需求者”或者“一般消费者”作为外观设计相同或者近似的判断主体。该主体是一种拟制的“人”,在认知能力方面,其与现实生活中的消费者并不完全相同,其应当对涉案外观设计的产品所属领域、该领域内设计的发展演变历史、现有设计的情况均要有较为熟悉的了解;并且其能够识别出外观设计的构成要素,能够识别或找到外观设计的创新点,并能够判断该创新点对于外观设计整体视觉美感效果的影响。日本外观专利侵权的判断以是否导致消费者的误认、混淆为标准,其与新颖性的判断标准基本相同。在局部外观设计专利侵权判断中,日本同样是将涉案局部外观设计与局部外观专利的内容进行比对,判断其在整体视觉上是否容易使“一般消费者”产生混淆的可能,从而判定侵权是否成立。按照日本特许厅的标准,物品的“局部”和“整体”不具有相同或者近似的可比较性,也就是说,物品的局部外观设计与物品的整体外观设计之间并不具有相同或者近似的可比较关系。因此,局部外观设计与整体外观设计之间无论事实上的关系如何,在法律上两者不可能被认定为相同或者近似,不可能被判断为侵权。[7]所以,整体外观设计不可能侵犯他人的局部外观专利权,只有对物品的局部外观所作出的设计才可能侵犯他人的局部外观专利。韩国局部外观设计制度在上述两个问题上的规定与整体外观专利基本相同,同时在判断主体和侵权判断方法上也与日本较为接近。


根据《保护条例》的规定,欧盟局部外观专利的保护范围并不以与其所应用的相同或者类似的产品为限,产品的类别不能用来限定局部外观设计的保护范围。同时,判断局部外观设计的权利范围要结合视图,其保护范围限于视图中的实线、圆圈、彩色线、突出显示等要求保护的部分。在实践中,法官还会根据现有设计情况、见多识广的用户的资格和外观设计的设计空间等因素,合理地确定局部外观专利的保护范围。[8]对于局部外观专利的侵权判定,《保护条例》规定侵权判断的主体为“见多识广的用户”,在侵权判断时同样不考虑产品的类别。欧盟的局部外观专利侵权判断的标准与授权标准相一致,均以局部外观设计给“见多识广的用户”产生的整体视觉上的效果作为标准。


表4:主要国家局部外观专利制度对比


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三、  中国方案

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通过上述对美国、日本、欧盟和韩国的局部外观专利保护制度的介绍和比较分析,可以看出,美国和欧盟的局部外观专利保护制度较为近似,日本和韩国较为近似,欧美和日韩之间的局部外观专利保护制度差别较大。我国局部外观设计制度属于在上述主要国家之后新建立的专利制度,当然应当借鉴国外立法和司法实践经验的可取之处,但是也要充分考虑国内专利发展水平和倾听企业、社会的真正需求,从而构建关于局部外观设计专利的“中国方案”。


1、产品名称


虽然新专利法并未对局部外观设计的产品名称单独做具体规定,但是,可以参考《专利审查指南》中对于涉及图形用户界面的产品外观设计的相关规定。“包括图形用户界面的产品外观设计名称,应表明图形用户界面的主要用途和其所应用的产品,一般要有‘图形用户界面’字样的关键词,动态图形用户界面的产品名称要有‘动态’字样的关键词。如:‘带有温控图形用户界面的冰箱’、‘手机的天气预报动态图形用户界面’、‘带视频点播图形用户界面的显示屏幕面板’。不应笼统仅以‘图形用户界面’名称作为产品名称,如:‘软件图形用户界面’、‘操作图形用户界面’。”由此可见,为了与GUI产品的名称规则保持一致,我国局部外观设计的名称应借鉴美国和欧盟的做法,采用完整产品名称结合局部外观设计部位的方式,这样同时也可以照顾到局部外观设计分类和检索的的便利性。例如:用于手机的接口、计算器的按键等。


2、授权标准


根据2020年11月27日国家知识产权局公示的《专利法实施细则修改建议(征求意见稿)》,第二十七条规定了:“申请人应当就每件外观设计产品所需要保护的内容提交符合规定的图片或者照片。申请局部外观设计专利的,应当提交整体产品的视图,并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护的内容。申请人请求保护色彩的,应当提交彩色图片或者照片。”第二十八条第三款:“申请局部外观设计专利的,必要时在简要说明中写明请求保护的局部。”也即是说,国家知识产权局对于局部外观设计的视图也将采用虚线和实线结合的方式进行规范要求,而且必要时要在简要说明中写明请求保护的局部所在。值得一提的是,与欧盟不同,我国局部外观设计视图必须提交整体产品的视图,不能省略不需要保护的部分,仅提交实线部分即产品的局部。


3、保护范围与侵权判定


根据新专利法第六十四条的规定,“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该产品的外观设计为准,简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”局部外观设计专利的保护范围一般情况下仍然受到“产品”的限制,不能像美国一样扩张到产品及其所属类别之外。在判断主体方面,新专利法并未针对新颖性和侵权判断做出不同的规定,也就是说仍然需要遵循整体观察、综合判断的原则。“所谓整体观察、综合判断是指以一般消费者为判断主体,整体观察涉案专利与对比设计,确定两者的相同点和区别点,判断其对整体视觉效果的影响,综合得出结论。”这也可能是因为局部外观设计制度刚刚建立,具体实践中会出现什么情况尚不可知,需要结合后续实际情况制定司法解释或者修改指南的相关规定。笔者建议,可以参考日本的做法,在新颖性和侵权判断时对“一般消费者”进行区别,这样才能符合局部外观设计保护的本意。



结语

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对局部外观设计进行保护,符合企业需求,符合国际通行做法,有利于我国企业向境外申请外观设计专利,进一步开拓国际市场,提高国际竞争力。然而,一项新制度的产生和发展需要良好的配套规章制度,期待《细则》和《指南》等能够给出更切合实际的具体方案。


(来源 知产宝)


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