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知识产权侵权赔偿计算中知识产权“贡献度”实证研究
来源:知产力 日期:2022/03/15 浏览量:501
所谓的“贡献度”规则只是众多决定赔偿数额中的一个参考因数,或者说法院在裁量或者酌定赔偿数额时考量的参考因素之一,与侵权人主观故意、侵权规模、侵权时间、权利本身的特性等因数,综合决定了最终的赔偿数额。


作者 | 杨士维  上海市汇业律师事务所顾问(合伙人)
编辑 | 布鲁斯




在知识产权侵权案件中,有一个比较普遍的观点,即只有在专利侵权案件中计算赔偿数额的时候,才需要考虑知识产权的“贡献度”[1]问题,而对于其他类型的知识产权侵权案件,并不需要或者很少需要考虑“贡献度”。但是在司法实践中,却经常可以看到法院在其他类型的知识产权案件中,采用这一规则进行判决,尤其是最近大家比较关注的奥克斯诉格力专利侵权案和拉菲水岸商标侵权案中,都参考了“贡献度”规则进行了裁判。


专利赔偿的“贡献度”规则或者称之为“分摊规则”(Apportionment Rule)是由美国通过判例提出的,最早可以追溯到1853年。当时美国最高法院审理了两个具有里程碑意义的案件:Livingston v. Woodworth[2]和Seymour v. McCormick[3],在案件中参考了“贡献度”的规则。但这两个案件都没有明确适用该规则的具体条件,直到1884年在Garretson v. Clark[4]案件中,美国法院才真正确立了适用分摊规则的具体要求,判决中记载:


The plaintiff (patentee). . . must in every case give evidence tending to separate or apportion the defendant’s profits and the patentee’s damages between the patented feature and the unpatented feature, and such evidence must be reliable and tangible, and not conjectural or speculative; or he must show, by equally reliable and satisfactory evidence, that the profits and damages are to be calculated on the whole machine for the reason that the entire value of the whole machine, as a marketable article, is properly and legally attributed to the patented feature.


美国最高院认为:作为专利权人在主张赔偿数额的时候,必须举证证明专利特征(Patented Feature)和非专利特征(Unpatented Feature)在计算侵权人获益(Defendant’s Profits)和权利人损失(Patentee’s Damages)中的贡献度,并且这种证据必须是真实可信的(Reliable and Tangible),不能是推定或猜测的。贡献度可以是其中的一部分,也可以是全部。前者为“分摊规则”(Apportionment Rule),后者即为“全市场价值规则”( Entire Market Value Rule),这两种规则也是我们在知识产权赔偿数额计算时候经常采用的两种规则。



01

中国相关法律规定


我国并没有明确的成文法对“贡献度”问题进行规定,只是在《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》[5](以下简称《解释)中,在专利赔偿数额计算中提到了该规则,即《解释》第十六条:


人民法院依据专利法第六十五条第一款的规定确定侵权人因侵权所获得的利益,应当限于侵权人因侵犯专利权行为所获得的利益;因其他权利所产生的利益,应当合理扣除。


侵犯发明、实用新型专利权的产品系另一产品的零部件的,人民法院应当根据该零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。


侵犯外观设计专利权的产品为包装物的,人民法院应当按照包装物本身的价值及其在实现被包装产品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额。


本条第一款至少明确了在计算赔偿数额时需要注意或者区分以下五个方面的内容:


1)      专利和非专利部分,对于因非专利部分获得的利益不应计算在内,比如商业秘密、现有技术等;


2)      涉案专利权人专利和其他人专利,对于因实施其他权利人的专利所获得的收益,包括侵权人自己的专利技术(比如技术改进),也不应该计算在内;


3)      涉案专利和非涉案专利,对于因实施专利权人的非涉案专利所获得的收益,不应该计算在内,要区分本案和另案,涉案和非涉案专利技术;


4)      专利权和其他权利,对于因其他类型知识产权所获得的的利益,应该合理扣除。


5)      与Garretson v. Clark案中所确立的侵权人获益(Defendant’s Profits)和权利人损失(Patentee’s Damages)“贡献度”计算不同,这里仅限于:侵权人所获得的利益


在深圳市中级人民法院《知识产权案件适用惩罚性赔偿裁判指导意见(试行)》[6](以下简称《指导意见)中第十四条规定:


确定赔偿基数时,应考虑专利、商标、著作权、商业秘密等不同的知识产权对产品的贡献度。


同一被诉侵权产品同时侵犯数个知识产权的,应对涉案知识产权对产品的贡献度进行区分,合理的扣除其他权利产生的价值,一般以最小可销售单位计算实际损失或侵权获利。


不难发现,《指导意见》比《解释》走的更远,与Garretson v. Clark案的精神保持了一致,不仅仅将“贡献度”规则的适用场景从“侵权获益”扩大到了“实际损失”和“侵权获利(侵权获益)”,而且将该规则的适用对象从“专利权”扩大到了“专利、商标、著作权、商业秘密等”不同的知识产权。即根据《指导意见》的精神,不仅在专利侵权纠纷案件中计算赔偿数额时,需要考虑涉案权利“贡献度”问题,在其他类型的知识产权案件中也应该予以考虑。


针对商业秘密案件,可以采用参考专利侵权案件中的“贡献度”规则计算赔偿数额不难理解,因为大部分的商业秘密都与技术相关,很多商业秘密也都是未申请专利的技术,本质上与专利技术并没有什么区别,但对于经营信息以及其他种类的知识产权,是否也可以适用“贡献度”规则,值得进一步研究。


另外,《指导意见》中还明确了计算的“侵权产品”基础,即以“最小可销售单位”计算,对于成套产品,尤其是复杂的系统设备而言,比较具有参考价值。根据前文《解释》十六条第二款规定,如果涉案侵权产品为另一产品的零部件,那么,法院应该根据零部件本身的价值及其在实现成品利润中的作用等因素合理确定赔偿数额,也就是应该合理的扣除其他类知识产权的贡献。



02

案例分析


通过某法律数据库检索发现,在知识产权侵权案件中,提及到“贡献度”或者“贡献率”的裁判文书并不少见,但以专利侵权案件为主,其他类型的知识产权侵权案件也多少会有涉及,比如商标及不正当竞争案件、著作权纠纷案件等,通过某法律数据库检索可以看出,知识产权侵权案件中提到“贡献度”或者“贡献率”的案件中,专利案件、商标案件和著作权案件的大概比例是:6:1:1,这些案件并不是法院都采用或者参考了“贡献度”规则,很大一部分都是一方当事人的主张,有的是原告主张,有的是被告主张,根据具体案情不同,主张适用“贡献度”的当事人不同,其基本出发点都是为了支持自己的诉求或者抗辩理由,但并不是每个案件法院都采信。


案号

当事人

裁判摘要

(2020)京民终662号(经典案例)

拉菲罗斯柴尔德酒庄与怀来利世鸿亚房地产开发有限公司、怀来利世鸿亚房地产开发有限公司北京分公司、北京利世鸿亚置业有限公司侵害商标权纠纷案

一审法院认定:“商品房不同于普通商品,影响购房人购买意愿、购买选择及购买决定的因素通常包括区位、价格、户型、物业服务等多种因素,被诉标识对于涉案楼盘净利润的贡献度应在合理范围内考量”,二审法院进一步认定:“一审法院之所以提出商标贡献度的计算因素,系基于拉菲酒庄主张的侵权获利计算方法显属过高,商品房作为大宗特殊商品,在销售过程中,相关公众一般会对楼盘所处地域、周边环境及配套设施、交通情况、楼盘开发者的信誉和实力、房屋质量、销售价格等因素予以考虑,上述因素对于消费者最终购买房屋更具有决定性作用,而商标标志在商品房销售中的贡献和作用通常较为有限。”

(2019)最高法知民终147号(指导案例)

 

 

深圳敦骏科技有限公司诉深圳市吉祥腾达科技有限公司侵害发明专利权纠纷案

专利权人主张以侵权获利确定赔偿额的,侵权规模即为损害赔偿计算的基础事实。专利权人对此项基础事实承担初步举证责任,如果专利权人已经完成初步举证,被诉侵权人无正当理由拒不提供有关侵权规模基础事实的相应证据材料,导致用于计算侵权获利的基础事实无法精准确定,对其提出的应考虑涉案专利对其侵权获利的贡献度等抗辩理由可不予考虑。

(2019)沪民终136号(公报案例)

宁海浙升塑料制品厂与上海茵能实业有限公司侵害发明专利权纠纷案

二审法院认定:一审法院在确定本案判赔金额时已经考虑到专利权在产品价值中的比重,上诉人浙升制品厂主张涉案专利对于产品的贡献率不高但又未提供相应依据,其相应主张不予支持。

(2018)粤民终1132号(经典案例)

在宁波奥胜贸易有限公司与珠海格力电器股份有限公司、广州晶东贸易有限公司侵害实用新型专利权纠纷案

法院认定:涉及产品零部件侵权的知识产权案件中,应以考虑侵权部件在实现成品利润中的贡献为原则,以成品利润为基数确定赔偿数额为例外。对于涉案专利在实现成品利润中贡献的问题,需要权利人和侵权人分别从各自角度进行充分举证,才能较为合理地确定符合涉案专利市场价值的贡献率。权利人可从涉案专利是否涉及侵权产品关键、核心部件的角度进行举证,而侵权人可从涉案专利以外因素(如商标、其他重要专利)对实现成品利润影响的角度进行举证。格力公司和奥胜公司均仅提出主张而未举证。本院注意到:(2)本案专利涉及空调底壳结构,虽然自身成本较低,但其解决了以往技术方案容易漏水、漏风、异响等问题,对实现空调成品利润具有一定贡献;4)本案专利涉及空调室内机,对于室外机等部件、奥克斯自身品牌等因素产生的合理利润应予扣除。上述因素,在确定本案赔偿数额时均应予以考虑。

(2020)沪民终34号(经典案例)

珠海金稻电器有限公司、中山市金稻电器有限公司与斐珞尔(上海)贸易有限公司、上海卓康实业有限公司侵害外观设计专利权纠纷案

由于两上诉人未能提出被诉侵权产品上含有其他对产品利润有贡献的知识产权,本院考虑被诉侵权产品自有商标等因素,认为一审法院确定的涉案外观设计专利对被诉侵权产品利润具有30%贡献度尚属合理。

(2016)沪民终35号(经典案例)

 

 

埃克森美孚公司、嘉兴市大众油业有限公司与上海彬恒贸易有限公司侵害商标权纠纷案

由于本案中大众油业公司因侵权所获得的利益和埃克森美孚公司因被侵权所受到的损失均难以确定,综合考量侵权标识在产品利润中的贡献率、大众油业公司的企业规模、在侵权赔偿额计算期间侵权产品可能的售价、销售地域范围、销量、利润率、侵权行为持续期间、埃克森美孚公司“MOBIL”和“美孚”注册商标的知名度、大众油业公司的主观恶意等因素,原判酌情确定大众油业公司应承担的侵权损害赔偿额为30万元明显过低,本院依法调整为100万元。

(2015)粤高法民三终字第444号(经典案例)

周乐伦与新百伦贸易(中国)有限公司、广州市盛世长运商贸连锁有限公司侵害商标权纠纷案