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专利无效宣告程序中突破审查指南规定的权利要求修改方式
来源:知产力 日期:2021/04/14 浏览量:768

法院对《专利审查指南》进行解读时,有时也并不完全局限在指南中所列出的具体方式,而是落脚在对于权利要求修改的原则性规定上。


作者 | 张晓霞 黄文杰  北京市金杜律师事务所




在中国,发明专利和实用新型专利获得授权后,除了无效宣告程序,权利人并没有其他主动修改权利要求的机会。在专利被提起无效宣告请求之后,权利人收到无效宣告请求书及证据的一个月内,权利人有机会针对无效宣告请求来修改权利要求,但是权利要求的修改方式受到严格限制。


《专利法》第33条规定了专利申请过程中修改的基本原则,即“对申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”,《专利法实施细则》第69条规定了无效宣告请求审查过程中权利要求修改的基本原则,即“在无效宣告请求的审查过程中,发明或实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书,但是不得扩大原专利的保护范围”。这些原则性规定也体现在作为部门规章的现行有效的2010版《专利审查指南》第四部分第三章4.6节,具体如下:




(1)不得改变原权利要求的主题名称;

(2)与授权的权利要求相比,不得扩大原专利的保护范围;

(3)不得超出原说明书和权利要求书记载的范围;

(4)一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。





在2010版指南的历次修改中,这些原则性规定没有进行过修改。





一、《专利审查指南》关于权利要求修改方式的相关规定




在上述原则性规定下,具体的可以接受的权利要求的修改方式曾进行过修改。2017年发布的国家知识产权局第74号令对2010年版《专利审查指南》进行了修改(见下表),在保留“权利要求的删除”、“技术方案的删除”的基础上,新增了“权利要求的进一步限定”、“明显错误的修正”两种修改方式,这种修改也是在权利人强烈的希望在授权后能有更为灵活的权利要求修改方式的呼声下进行的,体现了对权利要求的修改方式由严格趋于宽松的趋势。


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在审查实践中,国家知识产权局对于可以接受的权利要求的修改方式要求非常严格,通常都限于上述4.6.2中所给出的具体方式。对于不满足上述修改方式的权利要求修改,一般都不予接受。然而在审查/司法实践的个案中,突破上述修改方式的情形屡有出现,有的修改方式被接受,有的被驳回。笔者梳理了这些案件,期望通过这些案件所反映的问题,总结出在无效宣告程序中,哪些突破《专利审查指南》限制的权利要求修改方式是可以接受的,以期为无效宣告程序中权利要求的修改以及专利无效行政纠纷案件的策略给出指引。




二、突破《专利审查指南》限制的尝试




2.1 权利要求修改未被接受的情形


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案例一、艾利森电话股份有限公司与专利复审委、华为技术有限公司发明专利权无效行政纠纷案


案号:(2013)高行终字第1737号


裁判时间:2016年12月13日


权利要求修改方式:(以权利要求1为例)


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裁判要旨


权利要求的修改不能导致对技术方案的内容进行实质性改变


权利要求的保护范围是由权利要求中记载的全部内容作为一个整体限定的,因此,判断专利权人对权利要求的修改是否符合专利法实施细则的上述要求,亦应当从技术方案的整体予以把握。对权利要求修改是否合法的审查,不仅要从其所保护的范围大小入手加以判断,而且更要从专利法的立法目的入手,注意其所请求保护的技术方案的实质内容是否发生变化。如果修改后的技术方案的保护范围虽有缩小,但技术方案的内容已发生实质性改变的,则应当将此种修改后的技术方案视为不同于原权利要求的新的技术方案,相应地也不应在无效宣告请求审查程序中接受专利权人的此种修改。


二审法院认为,“虽然从文字表述上看,此种修改方式只是对技术方案中的候选目标基站数量进行了限缩,似乎不仅没有扩大原专利的保护范围,反而是缩小了原专利的保护范围,但是,权利要求1、4、5所限定的技术方案,理论上包含了仅由一个候选目标基站即可实现其发明目的的技术方案,这与至少由两个候选目标基站方能实现上述发明目的的技术方案显然不同,二者在性质上有本质区别。而且,从表述方式看,权利要求1、4、5亦不属于采用并列选择法概括的权利要求,不存在可以删除而不影响权利要求实质内容的等效的技术方案。因此,艾利森公司对权利要求1、4、5的修改不符合专利法实施细则的要求,专利复审委员会以本专利的授权公告文本作为审查文本并无不当。”


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案例二、浙江省医学科学院、国家知识产权局专利复审委员会发明专利无效行政纠纷案


案号:(2015)京知行初字第2006号


裁判时间:2016年05月27日


权利要求修改方式


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裁判要旨


对于含有数值范围技术特征的权利要求中数值范围的修改,只有在修改后数值范围的两个端值在原说明书和/或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下,才是允许的。


本案中,浙江医科院将涉案专利授权公告文本的权利要求1删除,将权利要求2和3合并,同时将重氮化步骤中的硫酸浓度由“1%-30%”修改为“1%到20%”。但是,涉案专利原始说明书和权利要求针对重氮化步骤中的硫酸浓度仅记载了“优选硫酸,其浓度从1%-30%,其中优选5%到10%”、“5%硫酸250ml”、“所述酸性介质为浓度从1%-30%无机酸”,未记载端值为20%的硫酸浓度,且根据涉案专利原说明书和权利要求书记载的内容以及说明书附图亦无法直接地、毫无疑义地得出重氮化步骤中数值范围为“1%到20%”的硫酸浓度,故浙江医科院修改后的涉案专利权利要求不符合我国专利法第三十三条的规定,专利复审委员会未接受浙江医科院修改后的涉案专利权利要求并无不当。


2.2 权利要求修改被接受的情形


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案例三、国家知识产权局专利复审委员会与江苏先声药物研究有限公司、南京先声药物研究有限公司、李平发明专利无效行政纠纷申请再审案


案号:(2011)知行字第17号


010-57297529