通信、软件等领域“多主体专利侵权”的认定

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来源：知产力日期：2021/09/23 浏览量：544

通信、软件等领域的专利技术保护方式特殊，在涉及多主体专利方法侵权的判断和认定时，需要重新进行审视认定侵权的方法。

作者 | 秦彦明北京康隆律师事务所

编辑 | 祝余

随着科技的发展和进步，以通信技术为代表的网络技术迅猛发展。技术的发展进步，使得与此相关的技术保护意识不断增强，相关的专利申请不断增多。近些年来互联网企业迅速发展壮大，这些企业虽然不属于传统的制造业，但其技术同样强大和重要，甚至能够发挥更加重要的作用。因此相关的研发投入巨大，维权的要求也更加强烈，相关的专利侵权纠纷也日益增多。

以通信、软件等领域的专利技术为例，其与传统的“机械类”技术相比，往往涉及方法类的保护，其保护方式尤其特殊，其中之一便是涉及到多主体的专利。其特殊性在于，该类专利的实施并非单方主体，在认定是否侵权时以及哪方主体侵权时，造成很大的困惑。况且这类专利往往会涉及到一方是数量庞大的普通用户，对于这样的情况，如果生硬的按照传统机械类专利的侵权认定方式判断，将会造成一定程度的混乱甚至群体案件。因此在涉及多主体专利方法侵权的判断和认定时，需要重新进行审视认定侵权的方法，从而能够真正维护各方的合法权益。

一

相关概念

多主体专利侵权概念在美国提出，名称版本不一，本文使用“多主体专利侵权”进行表述。该概念指两个以上主体未经专利权人许可分别连续实施了专利方法的各个步骤，但没有任何一个主体单独全部实施所有步骤，最终集体联合完成了专利权利要求所保护的整个方法流程、给专利权人的利益带来损害的情形。

在物联网时代，依托信息和通信技术的产业创新成为竞争新常态，基于软件的人工智能技术正在深入介入大数据收集、分析、处理、应用的各个环节，相关研究成果的发布和应用以及发明专利在全球均出现增长趋势。该类技术发挥着越来越重要的作用，为加强保护力度，国家知识产权局还适时修订了若干次的《专利审查指南》。比如，国家知识产权局2017年修订了《专利审查指南》，明确了包含技术特征的商业模式相关权利要求可以申请专利。2019年，国家知识产权局再次修改《专利审查指南》，对涉及AI、互联网+、大数据以及区块链等包含算法或商业规则的发明专利申请之审查和授权标准给出了相关示例。

二

保护困境

1、相关方法发明的专利授权标准不明确

为推动信息技术的发展和应用，科技发达的国家或地区在进入21世纪后先后引入了软件相关发明保护制度，将由软件控制、在装置上实现新技术效果的方法或流程纳入专利法的保护范围。欧美日国家陆续出台相关政策将相关的专利进行保护，我国也如上述所言，陆续加入了相关的规定进行保护。但是涉及软件的方法发明之保护范围在权利要求中难以清晰表达，对于主要用以实现某种特定功能的程序相关发明，司法实践中通常将其保护范围缩限到说明书所描述的具体方案及其等同实施例。

2、保护力度较弱

其一，正如上一条所言，由于该类专利在保护方案中会存在一定程度的不明确，在专利申请阶段获得通过，但是在侵权认定的过程中会再次遇到该问题，给侵权认定造成困难，导致保护力度弱。

其二，我国现行专利法在方法专利中保护方式是禁止未经许可的使用，以及该方法延伸到的产品。如在如何理解“直接获得”的方面，有观点认为，我国应该采取相对狭义的解释，若不然，如一种新的采煤方法或洗衣方法专利，其保护延及所采之煤或洗净的衣服，则有悖常理。因为此类方法并未令使用对象发生实质性物理、化学变化。另一方面，目前举证责任的规定使得专利权人对相关侵权得举证存在较大的难度。

三

案例分析

（一）西安西电捷通公司起诉索尼公司专利案

1．基本案情：

2015年7月，西安西电捷通公司起诉索尼公司侵犯了其“一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法”的专利（专利号：ZL02139508.X，简称涉案专利）的专利权，要求索尼公司停止侵权并赔偿损失。此处涉案专利作出概括：权利要求1保护一种移动设备接入局域网时的安全认证方法，其中，移动终端、无线接入点以及认证服务器分别执行特定操作和交互，以实现移动终端接入局域网时的安全认证。

原告观点：对于直接侵权，原告西电捷通公司认为被告索尼公司在被控侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中均需验证手机无线局域网鉴别与保密基础结构（WAPI）功能是否正常，以便确认能否通过工业和信息化部（以下简称“工信部”）入网检测，故在此过程中，被告必然要单独实施涉案专利。

对此，被告索尼公司更多的是基于权利用尽原则进行反驳，而针对方法中不同执行主体所执行的动作均指向由被告单独执行并未进行有针对性的反驳。

2．法院对于专利侵权的看法

一审法院：

北京知识产权法院支持了西电捷通公司的诉讼请求，认定被告索尼公司构成直接侵权。对于间接侵权，原告西电捷通公司还认为索尼公司的行为构成专利帮助侵权，即作为一种必不可少的工具，被告索尼公司生产的涉案手机为他人实施涉案专利提供了帮助。对此，被告索尼公司认为其向用户提供手机的行为并不构成提供帮助的共同侵权，具体理由为直接侵权并不存在。北京知识产权法院支持了原告观点，认定被告行为构成帮助侵权。不难发现，针对间接侵权，被告的反驳重点也在于直接侵权不存在，其所依据的“间接侵权的成立应以直接侵权存在为前提”。

二审法院：

北京高级法院认为“使用方法专利”不存在权利用尽的问题或者没有规定权利用尽的必要，故“使用方法专利”不属于《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）规定的权利用尽的范畴。本案中，涉案专利为使用方法专利，而非制造方法专利，据此，索尼中国公司主张的IWN A2410设备为实现涉案专利的专用设备、由西电捷通公司合法销售进而专利权用尽等理由均缺乏适用的法律基础，故西电捷通公司销售检测设备的行为并不会导致其权利用尽。根据高通公司针对《协助调查取证通知书》作出的书面回函，高通公司及其子公司未获得涉案专利的许可，双方当事人对此也不持异议，故索尼中国公司关于专利权用尽的抗辩主张亦缺乏事实依据。

《专利法》相关法律条款和司法解释判断规则中并未区分相关专利是普通专利还是标准必要专利，即专利侵权的构成要件并不会因为涉案专利是否为标准必要专利而改变。也就是说，即使未经许可实施的是标准必要专利，也同样存在专利侵权的问题。西电捷通公司确曾作出过“愿意与任何将使用该标准专利权的申请者在合理的无歧视的期限和条件下协商专利授权许可”的声明，但是，公平、合理、无歧视许可声明仅系专利权人作出的承诺，系单方民事法律行为，该承诺不代表其已经作出了许可，即仅基于涉案公平、合理、无歧视许可声明不能认定双方已达成了专利许可合同。

根据《专利法》第十一条的规定，索尼中国公司未经许可在被诉侵权产品的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中进行了WAPI功能测试，使用了涉案专利方法，侵犯了西电捷通公司的专利权。涉案专利需要通过终端MT、接入点AP和认证服务器AS三个物理实体方能实施，很显然被诉侵权产品作为MT一方，与AP、AS各方的行为均未独立构成侵害涉案专利权。

3.小结

对于该案，笔者认同北京高级法院的观点。其一，无论是否构成标准专利，不影响专利侵权的判断。其二，作为互联网技术的使用方法专利，不同于传统的制造方法专利，不能用专利用尽的问题判断。但是此处，使用方法专利，若不存在专利用尽的途径和方式，那么与传统的制造方法专利这样的专利是否更优越而存在“特权”问题。其三，对于多主体共同侵权的问题，笔者认同法院的观点，对于硬件和软件结合的WAPI功能模块组合而言，其在实施涉案专利之外，并无其他实质性用途，故应该被认定为专门用于实施涉案专利的设备。索尼中国公司明知被诉侵权产品中内置有WAPI功能模块组合，且该组合系专门用于实施涉案专利的设备，未经西电捷通公司许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为，已经构成帮助侵权行为。

（二）深圳敦骏诉深圳市吉祥腾达等侵害发明专利权纠纷案

1、基本案情

原告深圳敦骏科技有限公司（以下简称敦骏公司）诉称：深圳市吉祥腾达科技有限公司（以下简称腾达公司）未经许可制造、许诺销售、销售，落入其享有的名称为“一种简易访问网络运营商门户网站的方法”（专利号为ZL02123502.3，以下简称涉案专利）发明专利的专利权保护范围，请求判令腾达公司、弘康经营部、昊威经营部停止侵权，赔偿损失及制止侵权的合理开支共计500万元。

被告腾达公司辩称：涉案专利、被诉侵权产品访问任意网站时实现定向的方式不同，访问的过程亦不等同，腾达公司没有侵害敦骏公司的涉案专利权。并且，涉案专利保护的是一种网络接入认证方法，腾达公司仅是制造了被诉侵权产品，但并未使用涉案专利保护的技术方案，故其制造并销售被诉侵权产品的行为并不构成专利侵权；2.敦骏公司诉请的赔偿数额过高且缺乏事实及法律依据，在赔偿额计算中应当考虑专利的技术贡献度、涉案专利技术存在替代方案等。

2．最高法关于侵权行为的认定

针对网络通信领域方法的专利侵权判定，应当充分考虑该领域的特点，充分尊重该领域的创新与发展规律，以确保专利权人的合法权利得到实质性保护，实现该行业的可持续创新和公平竞争。如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利。

本案中：1.腾达公司虽未实施涉案专利方法，但其以生产经营为目的制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品，具备可直接实施专利方法的功能，在终端网络用户利用被诉侵权产品完整再现涉案专利方法的过程中，发挥着不可替代的实质性作用。2.腾达公司从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益与涉案专利存在密切关联。3.因终端网络用户利用被诉侵权产品实施涉案专利方法的行为并不构成法律意义上的侵权行为，专利权人创新投入无法从直接实施专利方法的终端网络用户处获得应有回报，如专利权人的利益无法得到补偿，必将导致研发创新活动难以为继。另一方面，如前所述，腾达公司却因涉案专利获得了原本属于专利权人的利益，利益分配严重失衡，有失公平。综合以上因素，本案应当认定腾达公司制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为具有侵权性质并应承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。

3．小结

该案入选最高法的最新一批指导案例，其重要意义在于：突破了传统侵权规则无法有效解决互联网领域多主体实施的方法专利的维权困境。而是将涉及多主体使用该专利方法时综合考虑将侵权主体定位于制造以软件形式固化了专利方法所有步骤的终端产品的主体。这样认定符合我国民法的公平原则，是维护了专利权人的利益，制止了依靠他人专利而不正当获利的情形。

四

结论

对于多主体专利侵权，要结合相关案情，结合判断各方主体使用专利的情况，做出研判，不能机械的认定所有主体均构成侵权。如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用。根据该标准，能够较为准确的判断侵权主体。当然，由于互联网技术发展迅猛、多变，随着技术的发展，侵权主体的判断方式会随之发展变化。

文中涉及的案件：