2020年是不平凡的一年，中国作为最早报告新冠疫情又最早控制住疫情并且为稳定世界经济的发展做出不容忽视的贡献的国家，其经济的稳步回升和增长成为国际亮点。最新的公开信息显示，“十三五”时期，我国对外投资合作快速发展，稳居全球对外直接投资流量前三。投资的目的主要是获得预期的交易价值。如何在商业交易中获得交易价值，投资初期的尽职调查，尤其是涉及技术方面的时候的专利尽职调查，成为交易环节中最早也是重要的工作之一，对于判断被投项目的价值和前景有重要意义。本文意在结合作者的日常尽职调查中遇到的问题，对于商业交易中的专利尽职调查可能需要考虑的因素进行梳理和分析，希望能给读者以启发。

在商业交易项目特别是在科技类企业的投融资、并购、上市等项目中，都会涉及专利相关问题。根据项目的类型及具体交易目的，专利既可能是目标公司的部分资产，也可能是投资的直接原因，还可能是交易的具体标的。在不同项目中，专利的经济、技术价值和法律、商业风险的重要程度也有所不同。例如，在专利并非主要资产或者交易目的时，整个项目的决策和走势通常不会因为专利受到根本性的影响，但专利资产会在一定程度上影响公司的具体估值；在主要以为了获得目标公司的技术和专利为交易目的的并购或者针对高科技公司的风险投资等项目中，目标公司的专利作为交易产生的重要甚至直接原因，其价值和风险很可能直接决定了交易目的实现程度。

由此可见，无论所占比重如何，专利都会对交易项目产生实质性的影响，因此，以专利的价值和风险的调查和评估为主要内容的专利尽职调查是商业交易项目开始前的不可或缺的必要环节。

但受到专利的技术门槛高、法律专业性强、不确定性大、涉及法域范围广等客观因素影响，专利尽职调查通常具有周期长、成本高、难度大的特点。在专利尽职调查中应当结合法律问题与技术事实，从交易的具体目的出发，兼顾成本和效率，把握关键问题、设计合理的尽职调查策略才能详略得当、突出重点地完成专利尽职调查。

实践中常见的需要专利尽职调查的商业交易项目主要包括以下几种情形：

对于以获得目标公司的全部资产为目的的并购方，其更多关注的是目标公司的专利作为资产的完整性和价值。因此，并购项目中的专利尽职调查的首要目的是对专利资产自身的完整性进行核实。

根据目标公司所在行业和主营业务，专利的价值及风险对项目的影响有所不同，专利尽职调查的深入程度也有所不同。

在专利资产并非主要资产，并且并购交易的目的并非主要出于获得目标公司的技术或专利的并购项目中，专利尽职调查处于次要地位。例如，对于技术成熟的以重资产为主的制造业企业或仅涉及少量专利的服务业企业而言，其主要的价值并非由专利和技术成果提供。此类项目的专利尽职调查通常仅需要满足全面、准确的基本要求即可，对专利尽职调查的深入程度要求较低。通常，在作为项目整体的一般性法律尽职调查中专门对于专利部分进行全面核实即可。

反之，如果目标公司是研发和技术占比较高的科技类公司，或者并购项目本身就以获得目标公司的专利和相关技术为主要目的，则专利对公司的价值和整个项目的影响就非常重大。例如，对于以研发为主或主要提供技术服务的高科技公司而言，专利本身即是公司的重要资产，专利的质量、数量、布局情况、技术先进程度等都会极大影响企业估值；而对于较为依赖单一产品的企业，相关产品的专利保护情况和专利侵权风险则尤为重要。对于以这些企业为被并购对象的项目需要更为深入的专利尽职调查，在对专利的情况进行确认的基础上，还需要结合项目的具体要求在技术、法律等层面进行更为深入的调查和分析，避免专利陷阱。

针对科技企业的投资项目是另一种需要进行专利尽职调查的典型情况。此类投资项目，特别是风投项目的投资标的通常是具有一定技术研发能力、已经开发出核心产品或特定商业模式的中小或初创科技公司，对于此类被投公司，相比于专利资产，投资人更为关注专利所反映出的技术研发能力、产品和商业模式的价值以及潜在的法律风险。因此，此类投资项目的专利尽职调查的核心问题在于技术层面的分析和评估。

根据具体的投资目的，专利尽职调查的侧重点也有所不同。

对于以被投公司的核心技术或研发能力作为主要投资依据的项目，专利尽职调查的重点通常是与核心技术相关的专利价值，调查重点通常需要包括调查专利和产品的对应关系、专利的稳定性以及技术先进性等。对于以被投公司的产品或商业模式等作为主要投资依据的项目，专利尽职调查的重点则通常是相关产品以及商业模式的专利风险分析。

实践中，还存在投资方直接看中被投公司的专利的运营价值而进行投资的情形。这种情况虽然比较少见，但对于专利尽职调查的要求更高。需要对于相关专利及其各国同族专利的包括权利稳定性、基础性、先进性、不可绕过性、布局完整性等多个方面进行详细的分析和评估，对于被投公司已经行使权利并处于诉讼状态的专利，则应当对其在相关诉讼的进展的后续前景进行分析和评估。

不同于并购项目和投资项目中通常为投资方提供的尽职调查服务，IPO过程中的尽职调查工作更多面向的是发行人、即拟上市公司本身，尽职调查的目的也更为明确，在发现可能存在的潜在风险后通常还需要为拟上市公司提供配套的解决方案。特别是在科技类公司IPO频频受到阻击、专利诉讼频发的环境下，如能通过前期充分的专利尽职调查及时发现问题并采取积极的应对方案，则非常有助于公司顺利上市成功。

以在技术和专利方面要求最为严格的科创板为例，针对技术方面的相关问题，监管机构对拟上市企业的披露义务做出了严格、细致的规定^[1]，并且对于科创板的申报、发行条件中关于专利部分的内容也做出了明确要求^[2]，并对保荐机构做出了相应指引^[3]。因此，在提交IPO申请、特别是科创板的IPO之前，做好专利尽职调查尤为重要。

相对完整的科创板IPO专利尽职调查可以包括如下内容：

首先，对拟上市公司的整体专利情况进行详细的梳理，保证能够覆盖披露要求中的事项。通过分析证监会发出的问询内容不难发现，拟上市公司在其招股说明书和法律意见书中披露的内容应当足以反映出完整的专利情况，尤其是对于涉及权属（职务发明、共有等）、法律状态等方面需要充分披露。

其次，对于梳理过程中发现的瑕疵进行进一步的法律风险判断，对于因专利权的形成、流转、处分等过程中的瑕疵引发诉讼的风险以及采取补救措施的可能性和方式做出评估。

再次，针对重点专利进行稳定性和先进性分析，评估重点专利、特别是核心发明专利是否具有能够符合科创板定位的先进性，以及可能影响企业经营的重点专利是否存在因稳定性不足而被提起无效的风险。

最后，应当尽早针对核心产品或主营业务进行全面的专利侵权分析。在专利侵权诉讼已经成为影响IPO进程的重要阻碍这一背景下，未雨绸缪的尽早防范是满足披露要求、避免侵权诉讼并减轻诉讼影响的最好方式。

按照需要关注的问题是否涉及技术层面以及商业交易项目的专利尽职调查中需要关注的常见问题可以分为非技术相关问题和技术相关问题两大类。在不同项目中，各种问题的受关注程度也应当有所不同。其中，非技术相关问题是所有的专利尽职调查都应当关注并发现的问题，对于技术相关问题则应当突出重点，对于可能严重影响交易的方面进行深入调查。

非技术相关问题主要包括专利的有效性状态、专利权属以及许可和权利负担设定等法律层面上的完整性问题。这些问题直接涉及专利资产的基本情况和法律风险，是专利尽职调查过程中最经常出现并且必须核实的基本问题，并且通常不涉及复杂的技术问题，受技术专业性的影响相对较小。

（1）专利的有效性状态问题

专利的有效性状态是对于专利权有无的基本判断，但考虑到专利受时间、地域的限制以及专利自身的不确定性特点，其时刻处于变化之中，因此，专利的有效性状态是专利尽职调查中必须核实的基本事项。

实践中经常出现在尽职调查中发现目标公司将大量法律状态存在问题的专利列入知识产权清单的情形。特别是对于成立时间较早、专利较多的目标公司，其专利申请的时间可能很早，并且专利申请的范围可能延及不同国家或地区，专利的有效性状态核实非常复杂。如果仅根据目标公司提供的专利权证书等文件和权利清单进行判断而不通过官方途径并结合专业数据库进行全面核实，往往会与实际情况存在一定的偏差。实践中基本上所有专利尽职调查都会出现有效性状态与目标公司提供信息存在差别而需要确认的问题。

以中国专利为例，首先，对于审中的专利申请、特别是发明专利申请而言，审查期间的具体法律状态经常会发生变化。例如，可能出现因申请人未提交实审请求视为撤回、未答复审查意见视为撤回、申请被驳回等多种导致专利失效的情形，而且在视为撤回的情况下通常还有不同长度的恢复期，在被驳回后还有可能会提起复审以及对复审提起行政诉讼。其次，已经授权的专利的有效状态也处于变动之中。例如，专利权期限届满、未缴纳专利年费失效、专利权被宣告无效等情形，以及实用新型专利的因同日发明申请授权后放弃实用新型的情况，而且在未缴纳年费的情况下专利权人仍有机会在期限内恢复权利，被宣告无效后也有机会提起行政诉讼，这些因素都会需要在核实专利有效性时予以考虑。

此外，涉及外国专利的情况更为复杂，不仅容易遗漏部分国家的专利法律状态确认，还会由于各国专利法的具体规定各不相同而导致错误。例如，美国规定了专利临时申请制度，临时申请既受到时间限制也与对应的专利在很多方面存在不同，但实践中目标公司通常并不会对此加以区分或提示。再如，由于存在期限调整制度，美国专利的具体保护期限受到诸多因素的影响，计算方式复杂，实践中无法根据申请日直接推算保护期限。

上述各种原因都会导致专利的有效性状态发生变化，对于在核实过程中发现状态存在疑问的专利，不仅需要根据公开信息进行准确判断，还要结合不同专利的情况进行具体核实甚至分析。

（2）专利权属问题

专利权属问题是是经常发现重大法律风险的问题，在专利权完整性问题中最需要重点关注。对于专利权属问题的调查，需要在对相关协议准确理解的基础上进行。

按照权属主体的标准可以将专利权属问题分为内部的权属不清以及外部的权属争议和瑕疵。

关于目标公司内部的专利权属不清问题。此类问题中最为典型的情况就是职务发明问题，目标公司的专利大多属于员工作为发明人的职务发明，实践中经常会出现目标公司特别是被并购公司的发明人员工提出本人发明的专利为非职务发明的主张，因此在尽职调查过程中需要对于员工与公司之间关于职务发明问题是否有明确约定进行核实。另外，因公司研发人员利用前雇主的技术信息申请专利而导致专利权属的纠纷的情况也时有发生，因此尽职调查过程中还需要核实目标公司是否针对核心员工和研发人员进行过知识产权背景调查。此外，对于目标公司为集团公司或涉及多个利益相关方的，还经常存在专利权属归属于其他关联公司的情形，实践中还出现过虽然专利为目标公司使用但法律上的专利权人实际为公司的管理层、核心员工、甚至亲属等情况。对于此类情况，则需要确认相关专利是否属于交易的范围并且目标公司能否获得相应专利的全部权利。

关于目标公司外部的权属争议和瑕疵。最为典型的是与合作方共有专利或共同开发但约定不清而导致权属纠纷的情况，在此情况下，除了对登记的专利权人进行核实之外，还需要审阅双方的具体协议以及诉讼相关信息，确定目标公司的专利是否存在权属风险或者已经产生争议。笔者在实践中就曾遇到过目标公司委托其供应商为其开发产品，并就该产品的相关技术申请专利，但因违反双方关于专利申请的约定而产生争议导致专利权存在瑕疵的情况。此外，在专利权的流转过程中也经常会出现转让程序不符合法定标准导致专利转让未完成的情况，笔者在实践中还遇到过目标公司与他人就某专利的全球同族专利整体签订了专利转让协议但仅在美国办理转让手续而包括中国专利在内的大部分专利转让并未完成的情况，最终目标公司的专利权仅包括相关的美国专利，而无法延及包括中国在内的其他国家。

（3）专利权许可及质押问题

除权属和有效性问题之外，专利权是否被实施许可以及被质押也是需要关注的问题。由于专利实施许可备案并非强制进行，因此除官方途径查询外，需要通过目标公司提供的许可合同进行审核，如果专利权上设置有独占或排他许可，则会对专利权的价值造成极大的影响。专利质押则需要通过官方途径予以核实。