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商标授权确权“一事不再理”原则的适用
来源:知产力 日期:2022/03/18 浏览量:612
本文拟结合有关案例对商标授权确权案件中的”一事不再理“问题进行梳理,为相关实践提供参考。

作者 | 潘伟 
编辑 | 墨客


在新旧法衔接中,究竟应如何适用法律?本文拟结合有关案例对这一问题进行梳理,为相关实践提供参考。


“一事不再理”原则在商标法领域的确立



民事诉讼中, 法院的判决确定之后, 无论该判决有无误判, 当事人均受判决的拘束, 不得就该判决的内容再进行争执[1]。它一方面禁止双方当事人再就具有既判力的判断内容进行争执, 另一方面是要求后诉法院在审判时应以有既判力的判断的内容为前提。前者理论上被称为“一事不再理”[2]


1993年商标法第二十八条规定,对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定。这一规定被认为是在商标授权确权中正式确立了“一事不再理”原则。商标评审裁决受该原则的限制,一方面反映了法的安定性的要求、防止出现前后裁决矛盾,另一方面也能够节约行政资源和司法资源、减轻商标注册人的负担[3]


2001年商标法对此原则予以保留,2002年商标法实施条例第三十五条进一步规定,商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。


然而,2013年商标法却删除了上述规定,仅在2014年商标法实施条例第六十二条中规定,申请人撤回商标评审申请的,不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请。但是,经不予注册复审程序予以核准注册后向商标评审委员会提起宣告注册商标无效的除外。


如何理解和适用上述规定,特别是新旧法衔接过程中如何适用“一事不再理”原则、如何判断“相同的事实和理由”,实践中存在很多困惑。



新旧法衔接中是否必须“程序从新”



在涉及新旧法适用的时候,不可避免的要提到2000年施行的立法法第84条(2015年修正的立法法延续了这一规定)。根据该条的规定,法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。


从法理学的角度,“法不溯及既往”是法的可预测性的体现,是对公权力,即对立法权、执法权和司法权的有效制约。在私法领域,“法不溯及既往”实际上是受到另一个更高原则——“新法不害既得权”的支配,它意味着已经获得的权利应该得到尊重,不应该被轻易剥夺;而保护既得权的目的在于保护人民的利益。[4]


一般普遍认为,信赖保护是“法不溯及既往”的直接法理基础,但是这种基于对法律规范安定性的确信而产生的信赖利益是基于实体法形成的,而不是基于程序法形成的,与实体法相比,程序法并不创造新的权利和义务,它只是提供法律救济和实现权利的方法和路径。因此两大法系国家普遍确立了“实体从旧、程序从新”的规则。[5]


《最高人民法院关于商标法修改决定施行后商标案件管辖和法律适用问题的解释(2020年修正)》第七条规定,对于在商标法修改决定施行前已经核准注册的商标,国家知识产权局于决定施行前受理、在决定施行后作出复审决定或者裁定,当事人提起行政诉讼的,人民法院审查相关程序问题适用修改后的商标法,审查实体问题适用修改前的商标法。


然而,如果适用新的程序法将破坏当事人因具体行政行为已经获得的信赖,使得相关权利处于不稳定状态时,又应当如何处理呢?正如有学者提出,对“程序从新”的例外情况的研究是重点和难点。因为,对实体性规则和程序性规则以及影响实体的程序性规则的区分,在许多情况下是一件十分困难的事情。[6]


对此问题,最高法院在“采乐”商标无效案[7]中进行了有益的探索。法院认为,由于修改前的商标法对商标评审采取行政终局制度,对于当时已经行政终局裁决的争议事项,只能尊重和维护当时的法律制度,不能再以修改后的法律有新规定为理由对已决事项重新启动程序,否则,会冲击已经形成的法律秩序,打乱在当事人之间已经依法形成的利益格局,使当事人无所适从.也有损生效裁定的权威性和公信力。


在行政终局制度下,终局裁定形成了秩序并使当事人产生信赖利益。当事人可以据此形成确定的预期,实施相应的市场行为,因此修改后的商标法,不能溯及该法修改前已受终局裁定拘束的商标争议。


由此可以看出,事实上“一事不再理”确实属于影响实体权益的程序性规则,因此不应简单地按照“程序从新”原则来解决,而是需要根据案件的具体情况,结合“一事不再理”的基本目的予以处理。


“采乐”商标无效案

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新旧法衔接中的法律适用



涉及“一事不再理”的商标无效案件中,有的诉争商标的核准注册时间处于2001年商标法实施期间,有的甚至还在1993年商标法的实施期间,而商标局审理时已经处于2013年商标法实施期间。因此,通常法院在具体案件中会首先确认诉争商标的核准注册时间,再对所适用的法律予以说明。在选择适用2014年商标法实施条例第六十二条,还是2001年商标法四十二条的问题上是最容易出现分歧的。


例如,在“双虎”商标权无效案[8]中,一审法院认为,对核准注册前已经提出异议的商标,是否能够再以相同的事实和理由提出撤销注册申请,属于对当事人权利义务产生重大影响的实体问题,故对此问题的判断应适用2001年商标法。


但是二审法院认为,2001年商标法第四十二条规定:“对核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同的事实和理由申请裁定。”在2013年商标法中,上述规定被删除,即2013年商标法并未对一事不再理问题作出规定。鉴于一事不再理属于程序问题,故不应适用2001年商标法第四十二条的规定。一审判决适用法律错误,予以纠正。


2014年商标法实施条例第六十二条仅规定经商标评审委员会审理的诉争商标,除对经不予注册复审程序予以核准注册商标提起无效宣告请求以外,其他事由应遵守一事不再理原则。该条与2001年商标法第四十二条相比,一事不再理原则的规制范围有所限缩,未经商标评审委员会审理的争议商标,申请人再次提出评审申请的,并不违反一事不再理原则。按照该观点,在先仅提出异议未提出复审的情况,商标评审委员会对其后续的无效申请仍应予以审理。


再审法院认为,商标局于2012年5月12日裁定异议理由均不能成立,对本案争议商标予以核准注册。后异议申请人未提出异议复审,商标局做出的上述裁定已经生效。根据当时施行的2001年商标法第四十二条的规定,异议申请人不得再以相同的事实和理由质疑争议商标的效力。2013年新商标法施行后,该异议申请人实际于2015年5月28日提出本案无效宣告请求,此时距离2012年裁定生效已经长达三年之久。二审判决关于本案不应适用2001年商标法第四十二条规定的认定有误。


“双虎”商标权无效案
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对于诉争商标核准注册日在2001年商标法实施期间,在先仅提出异议未提出复审,后续以相同的事实和理由提出无效宣告申请的,在新旧法衔接中,究竟应如何适用法律,本文认为应当从立法目的、修法背景等方面全面予以考察。


首先,2013年商标法删除了2001年商标法的第四十二条,本质上是因为2013 年商标法改革商标异议程序,对商标局认定异议不成立而准予注册的商标,不再给予异议人申请异议复审的权利,但是允许异议人向商标评审委员会提出无效宣告请求。但是在2014年商标法实施条例中继续规定了“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”。这一作法表明立法机关在商标评审方面坚持“一事不再理”的态度,因此不能因为2013年商标法中未予规定,就认为商标法否定了“一事不再理”原则。


其次,2014年商标法实施条例中规定,“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”,与2001年商标法第四十二条以及2002年实施条例第三十五条是一致的。因此对于商标评审委员会已经作出过复审或无效裁定的,后续又以相同的事实和理由提出无效宣告申请的,则可以直接适用“新法”,即2014年实施条例第六十二条“商标评审委员会对商标评审申请已经作出裁定或者决定的,任何人不得以相同的事实和理由再次提出评审申请”的规定。


第三,对2014年商标法实施条例中规定的“但书”条款应该如何理解适用。“但书”条款中提到的是“不予注册复审程序”,而非“异议复审程序”。“但书”条款规定的目的在于保障异议人在异议不成功之后能够向商标评审委员会提出无效宣告请求,只有对于适用2013年商标法而无法对商标局作出的准许注册决定申请复审的异议人,才能以同一事实和理由向商标评审委员会提出无效宣告请求。


假设在2001年商标法下,异议人已经向商标局提起商标异议并经裁定的,异议人仍有权通过复审程序获得救济,如果其怠于行使权利,相应的不利后果应由其自行承担。假如适用2013年商标法及其配套实施条例第六十二条的规定,允许其继续以相同的事实和理由再次向商标评审委员会请求启动无效宣告程序,则有效形成的稳定法律状态将被彻底否定,这将严重损害诉争商标权利人的信赖利益。因此,这种情况不应再适用2013年商标法实施条例第六十二条的规定,而应适用2001年商标法第四十二条的规定。


如果异议请求人对商标局作出的异议裁定不服,根据2001年商标法提出异议复审请求,商标评审委员会审理后,于2014年5月1日后作出异议复审裁定,未支持异议人的请求的,异议人能否依据2013年商标法提出无效宣告申请呢?


“星群”商标无效案[9]中,法院认为,涉案异议复审裁定未能进入司法审查渠道,并非异议人自身放弃诉权,不能因为法律的修订而损害当事人的合法权益。因异议人白云山医药集团等基于上述规定已向商评委请求宣告商标无效,故该异议复审裁定对于当事人及作出裁定的行政机关不具有约束力。在异议人提起无效宣告请求之后,行政机关可以根据事实和法律重新作出判断。被诉裁定并未违反“一事不再理”原则。


“星群”商标无效案
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在实践中,大多数涉及“一事不再理”案件,或多或少存在相关主体怠于行使权利的情况,诉争商标所有人往往基于对行政决定的信赖已经开展了市场经营活动,在这种情况下,轻易地再次启动审查程序,不仅会增加社会成本,也会使本已稳定的权利关系陷入动荡之中,根本上会动摇市场主体对公权力的信赖。

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