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关于外观设计专利与商标协同保护的探索与研究
来源:知识产权家 日期:2022/08/02 浏览量:12

崔建国

国家知识产权局专利局

专利审查协作北京中心

副研究员(室主任)

前言


研究背景和目的

党中央、国务院印发的《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》和国务院印发的《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》,就优化协作机制、强化协同保护提出了明确要求。十三届全国人大第一次会议决定重新组建国家知识产权局,实现了商标、专利、原产地地理标志的注册登记和行政裁决的统一,为全力提升知识产权管理效能,加强各知识产权形式统一管理,进一步理顺理职责、优化流程,打通知识产权全链条,探索专利、商标等知识产权综合运用效应提供了条件。


近年来,知识产权相关内容经常成为社会各界的关注重点,人们对于加强知识产权综合管理、综合执法的期待越来越强。当前,稳定就业与经济需要更加良好的创新环境。其中,中小企业所创造、生产和销售的产品大多是与人们生活密切相关的商品。在创新活动中,产品设计的创新和品牌的建立是创业者优先考虑的现实问题,无论是设计创新还是品牌的打造,都离不开对于外观设计专利和商标的保护与运用。妥善运用这两种知识产权制度,是激发内在创新发展驱动力的重要条件。纵观全球各国家或地区的知识产权管理和体系设置,外观设计与商标大多由一个机构统一管理。这是因为外观设计和商标有着密切联系,二者在创新端和知识产权综合运用上,都存在较为紧密的交叉和重叠。


我国外观设计专利与商标法律沿革

其一,关于外观设计专利法律的沿革

我国《专利法》自1985年4月1日起施行。伴随着专利制度的建立,外观设计保护制度应运而生。我国最初设立的专利制度,在充分考虑我国具体国情的基础上,广泛借鉴了外国立法的经验,以履行我国已经加入的国际条约规定的义务。如今,我国外观设计保护制度已历经近40年。虽然起步时间较晚,但我国已逐渐成为世界知识产权大国。为了适应我国经济社会发展、促进创新、鼓励发明创造,我国《专利法》分别于1992年、2000年、2008年及2021年进行修订,从多方面提高外观设计专利的授权条件。近年来,我国修法的思路逐渐从“应对对外承诺、与国际规则接轨”转变为解决我国专利制度的实际问题,在《专利法》第四次修改中增加了局部外观制度和本国优先权、延长了外观设计保护期限、增加了专利侵权惩罚赔偿制度等,这也正标志着我国的外观设计保护制度已进入到新的阶段。


其二,关于商标法律的沿革

我国商标法规的建立相较专利法规更早。1904年,清政府颁布实施《商标注册试办章程》,这是我国历史上第一部成文商标法。新中国成立后,1950年,政务院颁布了《商标注册暂行条例》,规定了商标注册遵循自愿原则,注册之后取得商标专用权。1963年,国务院制定了《商标管理条例》,开始实行全面注册制,未注册商标一律不准使用。


然而,直至1982年,我国才真正建立了商标制度,颁布了新中国的第一部《商标法》,也是新中国的第一部知识产权单行法。1989年,我国正式加入《商标国际注册马德里协定》。为了履行国际公约义务和加入WTO等相关承诺,1993年、2001年、2013年,《商标法》进行了三次修改。如今,《商标法》第四次修改草案已于2019年11月1日起正式实施。此次修法充分考虑了我国商标制度发展中出现的问题,强调商标的本质作用、加强商标权保护,对恶意抢注、商标代理及侵权赔偿等方面均作出了适应性修改。


从外观设计专利与商标的法律沿革看,《专利法》与《商标法》近几次修改时间相近、背景相似,符合我国整体考虑知识产权法律进展的必然进程。由此可见,专利与商标两种较为相近、一脉相承、相互交叉重叠的工业产权具有极其紧密的联系,从立法层面应当统一部署、统一考虑,以更大限度发挥协同保护作用。


外观设计专利与商标协同保护的必要性


理清外观设计专利与商标制度关系的需要

外观设计专利权与商标权在保护客体、判断方式等方面有许多相似之处,也存在很多不同方面。两项制度相互影响,制度关系亟待理顺。外观设计专利权的保护期限为15年,期满后外观设计进入公有领域,而商标可通过续展的方式连续保护。商标权的可续展性与专利权的“公开换保护”的原则本质不同。如果一项获得外观设计专利权的产品本身具有区别产品或者服务来源的功能,并在长期使用中获得了显著性,则可以寻求立体商标等保护。另一方面,创新主体对其产品进行创新设计时,通常会保持其企业品牌的识别性、进行家族化设计,逐渐形成独特的设计DNA,这与商标保护初衷又趋于一致。因此,外观设计专利与商标制度存在诸多交叉重叠之处,两者的关系需要进一步理顺。


综合运用知识产权支撑创新创业能力的需要

对于创新创业主体而言,综合运用知识产权保护至关重要。特别是对于初创阶段的中小企业,若仅选择一种知识产权保护方式对自身进行保护往往不够全面,在维权时易遇到困难。而创新主体采取全方位、无差别的知识产权保护和防御体系,则要面临着较高成本。一些创新主体对知识产权保护缺乏足够系统的知识,不注重综合运用外观设计专利和商标进行整体布局,导致设计仿冒和商标抢注现象频发,此类创新主体综合运用知识产权保护以支撑创新创业的能力需要进一步加强。


加强对外观设计专利与商标非正常申请注册查处的需要

外观设计专利非正常申请和商标抢注行为给经济社会造成了较大影响,阻碍了知识产权制度的正常运转。恶意抄袭、反复抄袭外观设计专利权,山寨知名产品外观设计,将扰乱正常市场秩序、阻碍创新创业发展、消费者带来不可挽回的损失、给良好的营商环境造成不良影响。商标权方面,以傍名牌为目的的恶意抢注商标,同样极大影响了经济社会秩序。针对上述问题,近年来知识产权管理部门加大打击力度,有效遏制了上述行为。然而,商标恶意申请与产品外观设计恶意申请通常相伴存在,为加大惩戒非正常专利和非正常商标申请注册现象,需双拳出击,全方位打击非正常知识产权申请注册,以维护正常的经济市场秩序、保障知识产权制度的正常运行。


外观设计专利与商标协同保护途径和机制的需要

知识产权保护通常包括注册登记、审查授权、行政执法、司法裁判、仲裁调解、行业自律等常规途径,外观设计专利与商标在这些环节中常常相互交错。外观设计专利与商标在审查授权相关内容执行一致、知识产权数据共享贯通、执法裁判相互配合等多个方面需要更为高效的机制,以强化二者的协同保护效应、加强知识产权协同保护力度、支撑经济社会发展。


外观设计专利与商标制度关系比较分析


保护客体比较

其一,外观设计专利保护客体

《专利法》第二条第四款规定:“外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”从中可以看出,满足外观设计专利的客体包括五个方面,即:(1)产品 ;(2)设计要素,包括形状、图案或者其结合,以及色彩与形状、图案的结合;(3)应当适于工业应用,指产品应当可以批量生产且重复再现;(4)富有美感;(5)新的设计。具体地说,外观设计专利的载体应当是产品,可以是产品的整体或者局部;构成产品的外观设计的设计要素包括形状、图案或者其结合,以及色彩与形状、图案的结合;该外观设计产品应当可以批量生产且重复再现 ;外观设计专利关注的是产品外观给人的视觉感受,而不是产品的功能特性或者技术效果 ;外观设计专利应当是新的设计方案。


其二,商标保护客体

《商标法》第八条规定 :“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。”商标有三种分类方式。第一种,以商标使用对象为标准,可以分为商品商标和服务商标。商品商标是指使用于商品上的商标,服务商标是指使用于服务项目上的商标。第二种,以构成商标的符号要素为标准,可以分为文字商标、图形商标、组合商标、立体商标、颜色商标、声音商标等。第三种,以商标的特殊功能为标准,可以分为集体商标、证明商标、防御商标和联合商标。其中,立体商标属于较为特殊的一类,其与外观设计专利关系最为紧密。立体商标是指以三维形状作为图样的标志,但是根据《商标法》第十二条和第五十九条第二款的规定,仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,不得注册为立体商标,注册商标专用权人也无权禁止他人正当使用。


实质性授权条件比较

其一,外观设计专利实质性授权条件

《专利法》第二十三条第一款规定:“授予专利权的外观设计,应当不属于现有设计;也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公告的专利文件中。”即外观设计专利应当具有“新颖性”,不应与在先申请的外观设计属于相同或者实质相同的外观设计。《专利法》第二十三条第二款规定 :“授予专利权的外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。”外观设计专利不具有明显区别,通常指与相同相近似种类的产品的现有设计或者现有设计特征相

比不具有明显区别,通过转用、组合等手法得到的设计也不具有明显区别,产生独特视觉效果的除外。


其二,商标实质性授权条件

《商标法》第三十条规定 :“申请注册的商标,凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的,由商标局驳回申请,不予公告。”该条意指申请注册的商标不应与在先注册或初步审定的商标相同或者相似。商标相同是指两商标在视觉上基本无差别,使用在同一种类或类似商品/服务上,易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆。商标近似是指商标文字的字形、读音、含义近似,商标图形的构图、着色、外观近似,或者文字和图形组合的整体排列组合方式和外观近似,立体商标的三维标志的形状和外观近似,使用在同一种或者类似商品或服务上易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆。


《商标法》第九条规定:“申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第十一条规定:“下列标志不得作为商标注册:(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。前款所列标志经过使用取得显著特征,并便于识别的,可以作为商标注册。”因此,申请注册的商标权应当具有显著性。商标的显著性可以是固有的,也可以是经过使用取得的。


外观设计专利与商标的权利交叉与权利冲突

《专利法》第二十三条第三款规定 :“授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。”也就是说,授予专利权的外观设计不得与他人在先取得的合法商标权相冲突。


《商标法》第九条规定 :“申请注册的商标,应当有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”第三十二条规定 :“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”也就是说,申请注册的商标不得损害外观设计专利等在先取得的合法权益。


外观设计专利与商标存在权利交叉和冲突,原因主要有以下两个层面。第一个层面,二者在创新源头联系紧密。外观设计是对工业产品的兼具技术与艺术因素的设计,追求产品设计的新颖性和创造性,蕴含着不同产品的识别因素。商标设计强调显著性和独特性的区分价值,常常载于产品表面或者产品包装物上。两者的保护客体不可避免地存在重叠与交叉。第二个层面,二者都是形状、图案、色彩的结合,都可能是平面或立体形状的,有时二者可能受到双重保护。例如可口可乐的瓶子,其飘带型商标及其独特的瓶身产品设计,可以获得外观设计专利与商标双重保护。


外观设计专利与商标保护的常见途径及分析


《专利法》第六十五条规定:“未经专利权人许可,实施其专利,即侵犯其专利权,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求管理专利工作的部门处理。”《商标法》第六十条规定:“有本法第五十七条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决 ;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。”


综上可知,外观设计与商标寻求保护的常见途径包括行政保护和司法保护,二者产生权利纠纷时,当事人均可以向管理专利工作的部门或者工商行政管理部门请求处理,或向人民法院起诉。外观设计专利与商标在电子商务平台具有较高的活跃度,向电子商务平台经营者寻求处置,也是一种普遍的寻求保护的途径。


行政保护

《专利法实施细则》第八十一条规定 :“当事人请求处理专利侵权纠纷或者调解专利纠纷的,由被请求人所在地或者侵权行为地的管理专利工作的部门管辖。”这里的“管理专利工作的部门”,一般指各地方人民政府设立的管理专利工作的部门。行政保护有着司法保护不可替代的作用,其优势在于政府可以运用多种行政手段保护知识产权,加强保护力度、提高保护效率。从实践来看,针对产品外观设计和商标的模仿、抄袭门槛较低,行政保护对外观设计专利权和商标权的保护起到了重要作用。


司法保护

司法保护是知识产权保护的最直接途径之一,具有程序严谨、执行力强等优点。根据《专利法》第六十五条的规定可知,专利权人或者利害关系人可以向人民法院起诉;当事人不服管理专利工作的部门的行政处理的,可以向人民法院起诉;人民法院可强制执行行政处理和司法裁判 ;当事人对于仲裁调解的赔偿数额,也可向人民法院起诉。故司法保护也常被权利人或者利害关系人作为寻求保护的最后屏障。


然而,因程序等因素,权利人或者利害关系人寻求司法保护常常需要较长时间;而对于外观设计和商标这种侵权频发、创新周期短的知识产权形式,司法保护通常在时效上难以满足相关方需求。


电子商务平台经营者处置

《电子商务法》第四十二条规定:“知识产权权利人认为其知识产权受到侵害的,有权通知电子商务平台经营者采取删除、屏蔽、断开链接、终止交易和服务等必要措施。通知应当包括构成侵权的初步证据。电子商务平台经营者接到通知后,应当及时采取必要措施,并将该通知转送平台内经营者;未及时采取必要措施的,对损害的扩大部分与平台内经营者承担连带责任。因通知错误造成平台内经营者损害的,依法承担民事责任。恶意发出错误通知,造成平台内经营者损失的,加倍承担赔偿责任。”


常见保护途径特点分析

权利人或利害关系人对外观设计和商标的各种常见保护途径各有利弊,寻求保护可按需选择,也可综合运用多种手段。在互联网平台经营中,权利人或利害关系人可向电子商务平台投诉,该方式维权成本低、见效快,但效力不强,仅可下架该平台销售的侵权产品,对其他销售途径不具有约束力。向管理专利工作部门请求侵权纠纷调处,处理周期相对较短,可以较快进行维权,调处决定也具有约束力,可以禁止侵权行为;但其针对侵权赔偿仅可进行调解,调解不成,仍需向法院起诉。向人民法院提起侵权诉讼则可以获得侵权赔偿且执行力强,但是诉讼周期往往较长,维权成本较高。


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