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系统性梳理等同原则在我国的确立、发展和适用限制(附15件经典案例分析)
来源:知产力 日期:2022/08/03 浏览量:9
本文结合相关司法解释条文及丰富详实的司法判例,较为系统地梳理了自等同原则确立20余年来在我国的确立、发展与适用限制,以飨读者。


原题 | 系统性梳理等同原则在我国的确立、发展与适用限制
作者 | 戈晓美  北京市集佳律师事务所
编辑 | 布鲁斯




等同原则是专利权保护中一项不可或缺的重要原则和制度,通过对专利权字面侵权的适当补充,为专利权人提供了切实有效的法律保护,鼓励了技术创新;然而,专利侵权判断不仅仅要为专利权人提供切实有效的法律保护,同时也要确保专利权的保护范围有足够的法律确定性和可预见性,保障社会公众的合法权益,这两方面的利益平衡需要同时兼顾。因此,对于等同原则施以必要的限制,防止等同侵权的过度适用,也是我国司法实践中一直强调和探索的方向。

本文结合相关司法解释条文及丰富详实的司法判例,较为系统地梳理了自等同原则确立20余年来在我国的确立、发展与适用限制,以飨读者。


一、等同原则的确立和发展


2001年6月公布的《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十七条规定:


“专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求”,是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准,也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。


等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。” 


该条规定第一次以规范性文件的形式将等同原则明确为专利侵权判定的一项司法原则。


2015年1月,最高人民法院针对该条第二款作出修订,增加了等同特征的判断时点应当以被诉侵权行为发生时为界限:


“专利法第五十九条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”,是指专利权的保护范围应当以权利要求记载的全部技术特征所确定的范围为准,也包括与该技术特征相等同的特征所确定的范围。


等同特征,是指与所记载的技术特征以基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,并且本领域普通技术人员在被诉侵权行为发生时无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。”


2020年12月修订时,本条未修改,现为《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十三条。


自等同原则确立以来,最高院通过大量的案例细化了等同原则的适用条件、适用范围和判断方法:


最高人民法院于2002年12月审结的如下案例是我国法院首次适用等同原则判定专利侵权成立的案例。


参考案例1


在宁波市东方机芯总厂(以下简称机芯总厂)与江阴金制品有限公司(以下简称金铃公司)侵犯专利权纠纷案件【最高人民法院(2001)民三提字第1号民事判决书】中,双方争议的焦点涉及关于被诉侵权产品和方法中防震限位板与专利中的导向板的功能或者作用问题。


在工作原理、方法上是一样的,导向板和防震限位板这两个重要零件的主要工作面的结构形状是相似的;二者技术特征的不同之处,对于具有机械专业知识的普通技术人员而言,无需创造性的劳动就能实现。据此,可以认定二者在技术手段上基本相同。专利中的导向板和被控侵权产品中的防震限位板这两个重要零件的主要功能基本一致,可以认为二者所要实现的功能基本相同。特别是当把被控侵权产品中的防震限位板与工件拖板作为一个整体来看时,其功能与专利中的导向板并无实质性不同。被控侵权产品将工件固定在工件拖板上,而不固定在防震限位板上,相对于专利将工件固定在导向板上来说,不利于削弱工件的加工振动。正如鉴定意见所述,专利中导向板具有工件(盲板)支承功能,有利于削弱工件的加工振动,提高加工质量,但并非被控侵权产品中的防震限位板不具有减震效果或者减震效果根本不同。关于这一点,可以从将被控侵权产品申请实用新型专利权的专利说明书中得到证实。该实用新型专利的说明书载明:“本实用新型的目的是提供一种简易型的音片开缝装置,它能有效地防止因砂轮片震动而影响音片的质量。”“本实用新型在音片的下方设有一个与机身固定的梳状防震限位装置,砂轮片嵌人梳状防震限位装置的梳缝内,这样既能防震,又能限位,提高了音片加工生产的质量,减少了砂轮片的破碎率。”据此,可以认为二者所要达到的技术效果也是基本相同的。


第一,“三个基本相同”+“显而易见性”的具体判断方法。


在最高人民法院于2009年11月审结的如下案例中,对适用等同原则时如何具体判断“三个基本相同”和“显而易见性”作了比较深入的分析。等同特征的认定通常可以按照如下步骤进行:(1)比较专利技术方案与被控侵权技术方案的对应特征,得出不同点;(2)分析该不同点是否导致在“手段、功能、效果方面”的不同;(3)判断该不同点的替换是否需要本领域技术人员的创造性劳动。


参考案例2


在薛胜国与赵相民等实用新型专利侵权纠纷案【(2009)民申字第1562号】[1]中,权利要求1中记载了如下技术特征:5、在位于所述出料口上方的机架上并排设置有两个相通的U形揉面斗,其中一个U形揉面斗的底部与所述出料口相连通;6、在位于每个U形揉面斗上方的机架上分别设置有一揉面锤,所述两揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构与驱动电机的动力轴相连接。争议焦点在于,被控侵权产品的相应技术特征与其是否构成等同特征。


对此,最高院再审认为,


对于第5项对应技术特征,专利的两个U形揉面斗位于出料口的上方,其中一个揉面斗的底部与出料口相连通,面团在输送搅龙的作用下到达出料口后自下而上被挤压到揉面斗中;被控侵权产品的两个U形揉面斗位于出料口一侧的下方,面团到达出料口后在输送搅龙的挤压作用和自身重力的双重作用下自上而下进入揉面斗中。


被控侵权产品只是在专利的基础上,将料斗相对于揉面斗上移,从而利用了面团自身的重力,但由于面团本身不易流动的属性,如果不利用输送搅龙挤压仅靠面团自身重力难以实现料斗中的面团输送到揉面斗的目的,反过来讲,如果仅靠面团自身重力即可以实现料斗中的面团自流到揉面斗中的目的,其就无需采用输送搅龙这一技术手段,(比较专利特征与被控产品对应特征得出不同点)


因此,被控侵权产品实质上仍是利用输送搅龙挤压将面团通过出料口输送到揉面斗,与专利一样,两者都需要利用输送搅龙这一部件实现将面团由料斗挤压输送到揉面斗的这一功能。可见,与专利的该项技术特征相比,被控侵权产品系采取基本相同的手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果。(分析“手段、功能、效果是否基本相同”)


而且物体由于自身的重力能够自上而下滑落是一种普通生活常识,因此,将料斗相对于揉面斗上移对于所属技术领域普通技术人员来讲,无需经过创造性劳动即可联想到。(判断是否需要创造性劳动)


根据前述司法解释的规定,被控侵权产品的该项技术特征构成相应专利技术特征的等同特征。


同样,在针对技术特征6的等同认定中同样运用了上述方法:


对于第6项对应技术特征,涉案薛胜国专利与被控侵权产品有两点不同……专利的两揉面锤共用一个支撑架,并通过曲柄连杆机构和动力驱动装置带动两个揉面锤同向上下往复运动;被控侵权产品则是两揉面锤各有一支撑架,两个揉面锤的支撑架之间由杠杆连接,其中一个揉面锤的支撑架通过曲柄连杆机构和动力驱动装置使两个揉面锤反向上下往复运动。(比较专利特征与被控产品对应特征得出不同点)


虽然两者均具有通过支撑架支撑揉面锤,动力驱动装置通过曲柄连杆机构带动揉面锤的支撑架上下运动的基本功能,但从二者揉面锤的工作原理和运动方式来看,显属采用了不同的技术手段,不应认为是采取了基本相同的手段;同时,由于被控侵权产品的动力驱动装置驱动的是一个揉面锤的支撑架,而专利的驱动装置驱动的是两个揉面锤的支撑架,被控侵权产品的这种设计更节省动能,可使用相对较小功率的驱动电机,而且,被控侵权产品利用杠杆原理使两个揉面锤反向上下往复运动也避免了专利的两个揉面锤共用一个支撑架时同向向上运动时所作的无用功,由此可见,二者在技术效果上亦有明显不同;(分析“手段、功能、效果三个基本相同”)


另外,被控侵权产品的这种变换手段,对于本领域的普通技术人员而言,也并非无需经过创造性劳动就能够联想到的特征,被申请人赵章仁在后申请并获得授权的ZL200620175922.7号“用于粉条加工的揉面机”实用新型专利与现有技术(即涉案薛胜国专利)相比的区别技术特征也在于此,在一定程度上这也可以印证该变换手段对于本领域的普通技术人员而言并非显而易见。(判断是否需要创造性劳动)


因此,二者该项对应技术特征既不相同也不等同。


第二,等同侵权的判断需同时具备两个条件:“三个基本相同”+“显而易见性”。


最高人民法院于2010年审结的如下案例指出:在判断被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征是否等同时,不仅要考虑被诉侵权产品的技术特征是否属于本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的技术特征,还要考虑被诉侵权产品的技术特征与专利技术特征相比,是否属于基本相同的技术手段,实现基本相同的功能,达到基本相同的效果,只有以上两个方面的条件同时具备,才能够认定二者属于等同的技术特征。


参考案例3


在陕西竞业玻璃钢有限公司与永昌积水复合材料有限公司侵犯实用新型专利权纠纷一案((2010)民申字第181号)[2]中,案件焦点在于被诉侵权产品是否具有与权利要求1中的“管头和管尾管径一致”相同或等同的技术特征。


对此,最高院再审认为,


被诉侵权产品中插口、承口的管内径虽然一致,但是二者的管外径并不一致,具体表现为承口管外径上设有用于安装钢套环的水平凹台,并且承口管外径与钢套环紧密配合;而插口管外径呈不规则台阶状。虽然《顶管施工技术》中已经公开了注浆减阻的工作原理以及注浆孔、台阶状管外径等技术特征,本领域的普通技术人员在顶管施工中为了实现注浆减阻的目的,能够在《顶管施工技术》所给出的技术启示下,显而易见地想到被诉侵权产品中的注浆孔以及插口管外径呈不规则台阶状等技术特征,无需付出创造性劳动。


但是,由于被诉侵权产品中的插口管外径呈不规则台阶状,一方面导致插口管外径与钢套环之间并不能紧密配合,无法实现增强管道连接密封性的功能和效果;另一方面能够在管外径与钢套环之间形成供减阻砂浆通过的环形空间,使得从注浆孔中注入的减阻砂浆可以经由该环形空间均匀分布在管道周围,形成润滑套,实现减少管道外壁与土壤间的摩擦阻力,提高管道顶进效率的有益功能和效果。因此,被诉侵权产品中技术特征“插口管外径呈不规则台阶状”所实现的功能和效果,与权利要求1中“管头和管尾管径一致”所实现的功能和效果具有实质性的差异,二者不属于等同的技术特征,被诉侵权产品没有落入涉案专利权的保护范围。


第三,所谓“等同”应当是指各对应技术特征之间的等同,而非专利技术方案与被控侵权技术方案的“整体等同”。


参考案例4


在苏州安特威阀门有限公司与上海开维喜集团股份有限公司侵害发明专利权纠纷【最高人民法院(2017)最高法民申4626号民事裁定书】中,双方争议的焦点涉及在对被诉侵权产品的“横轴与固定阀轴通过平键加紧固螺钉连接”与涉案专利的“焊接在固定阀轴上的横轴”两个构件的结构性技术特征进行比较时,是否需要考量上述特征在整个涉案专利技术方案中的效果。


对此,最高院再审认为,根据《规定》第十七条的规定,等同侵权的判断应当以技术特征进行逐一比对,而非将被诉侵权产品与专利技术方案进行整体比对。涉案专利权利要求1中限定了“焊接在固定阀轴上的横轴”以及“和横轴焊接在一起的驱动件”。原审法院认定被控侵权产品与涉案专利在横轴与固定阀轴、驱动件与横轴的连接方式上不同,比较方式并无不当。再审申请人主张原审判决脱离发明目的及其追求的技术效果,孤立、片面地评价技术特征之间的异同,违背等同侵权的基本原理缺乏依据。


第四,法院可依职权对等同侵权是否成立作出认定。


参考案例5


在温州钱峰科技有限公司与温州宁泰机械有限公司侵害发明专利权纠纷案件【最高人民法院(2017)最高法民申2073号民事裁定书】中,在专利权人主张相同侵权的情况下,二审判决认定等同侵权是否存在法律适用错误是案件的争议问题之一。


对此,最高院再审认为:根据《规定二》第十七条和《解释一》第七条的规定,无论是构成相同侵权还是构成等同侵权,都只是构成专利侵权的具体理由,并非权利人的诉讼请求。《中华人民共和国专利法》(以下简称专利法)及其相关司法解释也没有限制人民法院主动认定构成等同侵权。人民法院在查明相关技术事实的基础上,可以根据具体案情以等同侵权为由认定侵权成立,不受权利人自身理解及主张的限制。


第五,说明书已经明确记载且本领域技术人员能够确定的技术效果,在适用等同原则时应当予以考虑。


参考案例6


在最高人民法院于2019年审结的再审申请人肖勇与被申请人深圳市森诺照明有限公司侵害发明专利权纠纷案((2019)最高法民申365号)中,争议焦点涉及被诉侵权技术方案是否有与专利权利要求1中“与LED灯条(2)插拔电连接的环形插槽”相同或者等同的技术特征?


对此,最高院再审认为,


由于专利权人对现有技术认识的有限性,以及专利审查部门对现有技术检索的局限性,说明书中记载的技术效果对于权利要求的解释只能起到参考作用。对于说明书中关于权利要求特定技术特征的技术效果的记载,需要考虑该技术效果是否确实由该技术特征所导致,该技术效果的显著程度等因素,综合判断权利要求中的该技术特征是否应当受到说明书中该技术效果记载的限定。在侵权诉讼中适用等同原则时,对于说明书中明确记载并且本领域技术人员能够确定的技术效果,应当予以考虑。


具体到本案,权利要求中只限定了灯条和环形插槽两者的连接关系是插拔电连接,并未对如何插拔电连接未进行具体限定。但是,涉案专利说明书在技术效果部分明确记载:“本发明的LED照明灯与现有技术相比,具有如下的优点:……由于采用LED灯条与插槽插拔电连接的结构,这样,对LED照明灯的维修和排除故障提供便利,当某颗或数颗LED灯珠损毁时,只需将其相应所在的LED灯条抽出,即可维修更换灯珠,而不影响其他LED灯条的使用,因此最大程度的降低了维护和使用成本”,以本领域技术人员的通常理解来说,涉案专利的“插拔电连接”确实能实现上述技术效果。因此,在争议技术特征的解释过程中,应当考虑上述技术效果。在本院组织的询问程序中,经双方当事人确认,被诉侵权技术方案相应的技术特征为,LED灯条与环形插槽在插拔的过程中并不接触,而是通过焊锡形成电连接和实现固定。由此带来的技术效果是,当灯条发生故障时,需要先破坏焊锡结构,才能实现灯条的更换和维修。因此,被诉侵权技术方案LED灯条与环形插槽通过焊锡固定电连接的技术特征与涉案专利争议技术特征不相同也不等同,被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围。



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