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运营评论
为协助他人海关查扣货物放行而出具商标授权构成帮助侵权
来源:知识产权家 日期:2022/01/27 浏览量:95

刘嘉洛

上海市浦东新区人民法院

法官


【裁判要旨】


本案涉及货物在海关出口过程中商标侵权行为的认定。在未能实质审查货物所属商品类别的情况下,为协助他人涉嫌侵权货物出口而向海关出具商标许可的,构成故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件、帮助他人实施侵犯商标专用权的行为。

本案厘清了在出口报关阶段向海关出具相应情况说明的行为定性,明确了在货物被海关查扣时构成帮助商标侵权行为的要件,维护了境外商标权人的合法权益,规范了国际市场竞争秩序。
 

【案情介绍】


案号:(2020)沪0115民初40581号

原告:片山链条株式会社(简称片山会社)
被告:贵州志洪远传动机械有限公司(简称志洪远公司)、江西卡娜链机械传动有限公司(简称卡娜公司)
 
原告片山会社为第734714号“KANA”注册商标权利人,该商标核定使用类别为第7类“滚珠链、传送链、非陆地车辆减速齿轮、非陆地车辆用传动链”等,于1995年3月14日被核准注册,至今有效。2019年,被告志洪远公司将标有“KANA”商标的链条110条向上海海关申报出口至越南。2019年12月6日,上海海关对上述货物予以扣留。后被告志洪远公司主张其系经被告卡娜公司授权销售出口上述货物。2020年1月20日,上海海关作出不能认定上述货物是否侵害原告上述注册商标权的决定。原告认为,根据《商标法》的相关规定,两被告未经许可在同一种商品上使用与原告注册商标相同的标识,已经构成侵害原告注册商标专用权的行为。另外,原告在阿里巴巴网站(www.alibaba.com)发现被告志洪远公司在使用“kana”标识,两被告的行为已侵害了原告的商标权。被告志洪远公司在涉案商品及包装上标注“JAPAN”属于虚假宣传,其商品包装与原告包装相同,可能导致相关公众混淆。被告卡娜公司的股东诸暨链条总厂抢注“KANA”商标,其字号也使用了“KANA”发音,且其对被告志洪远公司出具相应授权的行为违反了诚实信用原则。两被告的行为构成商标侵权及不正当竞争。
 
被告志洪远公司答辩称:志洪远公司合法使用KANA商标,其销售的产品是第12类而非第7类,与原告注册商标的商品类别不同,且获得了被告卡娜公司的授权,不构成侵权和不正当竞争,不应承担原告主张的经济损失及合理费用;原告没有证明其商标具有知名度;涉案链条原计划出口到越南,不在国内销售;涉案货物已经销毁没有在市场流通,不存在混淆可能;志洪远公司仅有本案一次行为,涉案金额小,链条行业利润率很低;志洪远公司没有故意侵权故意,且企业规模小。
 
被告卡娜公司答辩称:原告诉请缺乏事实依据,卡娜公司是注册于第12类上的1597912号“KANA”商标的注册人,其合法使用自己的注册商标,不构成侵权;被告志洪远公司的侵权行为与卡娜公司无关,卡娜公司对涉案出口商品的情况不了解;涉案货物在卡娜公司授权前存在,卡娜公司仅需承担审查不到位的责任;涉案货物被放行不是因为卡娜公司授权导致,而是由于原告举证不力且未及时提起诉讼;涉案货物价值不高,已销毁;卡娜公司没有直接收取许可费,也未获利。
 
上海市浦东新区人民法院认为,本案的争议焦点在于:两被告的行为是否构成商标侵权;两被告的行为是否构成不正当竞争;若构成侵权,两被告应承担的民事责任。
 

两被告的行为是否构成商标侵权

本案中,被告志洪远公司在其出口的链条产品及包装上使用“KANA”标识,起到了区分商品来源的作用,且该标识与原告商标相同。原告主张被告志洪远公司生产、销售了涉案产品,被告志洪远公司抗辩其产品系从案外公司处进货,其仅实施了销售行为。首先,被告志洪远公司虽提供了购销合同,但该购销合同无法与出口报关单上的相关信息相对应,无法证明其进货的事实;其次,被告志洪远公司经法院释明,一直未能提供其与境外采购方的合同,无法证明其应境外采购方要求代为采购的事实;最后,根据被告志洪远公司的阿里巴巴网页显示的内容,其自称对涉案产品均具有每月万米的生产能力,自认为链条等产品的生产商。庭审中,被告志洪远公司仅口头陈述其网页描述不真实,但未能提供证据证明。综上,可认定被告志洪远公司生产、销售了涉案被控侵权产品。

原告主张涉案产品系第7类的链条,而被告志洪远公司对涉案产品所属类别的表述出现多次反复。在第一次庭前会议中,志洪远公司称其销售的产品是第12类而非第7类;在第二次庭前会议中,志洪远公司又称,其销售的产品有合法来源,系从原告委托生产的供货方采购的第7类正品;在第三次庭前会议中,志洪远公司再称,不能确定涉案产品的类别,认为涉案产品既可以属于第7类也可以属于第12类。关于涉案产品是否与原告注册商标核定使用的商品构成相同或类似。根据原告提供的国家标准、中国机械通用零部件工业协会链传动分会出具的证明等证据,两类链条的应用存在明显的区别。结合涉案产品型号等因素,涉案商品应属第7类,被控侵权商品与原告注册商标核定使用的商品类别构成相同商品。被告志洪远公司的表述前后出现多次反复,且均未能提供证据证明。综上,被告志洪远公司在涉案链条产品、包装盒、阿里巴巴网站上使用“KANA”标识的行为构成对原告注册商标专用权的侵害。
 
被告卡娜公司系第12类“KANA”商标权人,在被告志洪远公司生产涉案货物前未对其进行商标授权。而在被告志洪远公司货物遭到海关查扣后,被告卡娜公司未审查商品所属类别及货物包装,仅凭被告志洪远公司陈述,即向海关出具相关的授权文件,同时向被告志洪远公司收取许可使用费,构成故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件、帮助他人实施侵犯商标专用权的行为,构成对原告注册商标专用权的侵害。
 

两被告行为是否构成不正当竞争

本案中,原告主张被告志洪远公司在其链条及包装上标注“JAPAN”的行为构成虚假宣传。被告志洪远公司未能说明其商品及包装上标注“JAPAN”的原因,其产品或授权也并非来源于日本,该标注没有合理理由。被告志洪远公司在商品及包装上标注“JAPAN”,让消费者误认为产品产地为日本或获得了日本公司的授权,构成虚假的商业宣传,欺骗、误导了消费者。原告同时主张该行为违反《反不正当竞争法》第六条第四项,系就一行为重复主张,法院不予支持。
 
原告另主张被告卡娜公司的股东诸暨链条总厂抢注商标,被告卡娜公司字号与原告商标发音相同,且对涉案产品出具授权,违反了诚实信用原则,违反了《反不正当竞争法》第二条的规定。但原告未能提供关于被告卡娜公司商标抢注、企业名称命名违反诚实信用原则的证据。对于被告卡娜公司的涉案商标授权行为,法院已经在侵害商标权部分进行了评价,原告对该行为重复主张不正当竞争,法院不予支持。
 

两被告应承担的民事责任

本案中,被告志洪远公司在其产品、包装、网页上使用了“KANA”标识,上述行为构成商标侵权。被告卡娜公司在涉案货物被海关查扣后提供了商标授权文件,构成帮助侵权。被告志洪远公司应根据其实施的侵权行为,承担相应的停止侵害、销毁侵权库存物品、赔偿损失的民事责任,被告卡娜公司应就其行为承担停止侵权、赔偿损失的相应责任。关于销毁库存,被告志洪远公司在海关放行之后将货物运输至浙江的案外人公司处,以废铁形式进行出售,而未进行彻底销毁,现涉案商品已不在被告志洪远公司库存处,故无法判令其销毁涉案商品,对此应在赔偿损失时予以充分考虑。原告亦无证据证明被告志洪远公司另有其他库存侵权商品。关于损害赔偿数额,本案中,侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人损失、侵权人获利及商标许可使用费均难以确定,故法院根据侵权行为的情节酌定为10万元。
 
综上,法院判决两被告停止商标侵权行为,被告贵州志洪远公司停止实施虚假宣传的不正当竞争行为,并赔偿原告经济损失及合理开支119180元,被告江西卡娜公司对上述赔偿金额中的8万元承担连带责任,驳回原告其余诉讼请求。一审判决后,原、被告均未上诉,判决现已生效。
 

【案例评析】


帮助行为是指通过提供工具、指示目标或者以语言激励等方式在物质上或者精神上帮助他人实施侵权行为[1]。行为人所帮助的人必须实施了不法行为且不法行为造成了损害,行为人应认识到自己的行为在侵权行为中发挥了作用;行为人的帮助行为必须是有意识的,并且在实质上给违法行为的实施者提供了帮助。[2]也有学者将帮助行为定义为没有实施受知识产权“专有权利”控制的行为(即没有实施知识产权“直接侵权”),但故意引诱他人实施“直接侵权”,或在明知或应知他人即将实施或正在实施“直接侵权”、在特定情况下做“直接侵权”的准备和扩大其侵权后果的行为时,为其提供实质性的帮助。[3]
 
由此可见,在认定是否构成帮助侵权时,核心在于判断行为人的主观状态和其行为是否对侵权提供了帮助。具体到本案,重点在于考察被告卡娜公司出具授权时对侵权是否为明知或应知,以及其授权是否为侵权行为提供了帮助。
 

出口报关环节仍处于侵权行为实施过程中

本案中,被告志洪远公司生产了涉案商品,其侵权行为并不因生产完成而结束,其产品销售还包括境内运输、报关、出关、境外运输等诸多环节。在货物出口的过程中,运输、报关等各环节均落入《商标法》规定的为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件的范畴。在出口货物被海关查扣时,商标侵权行为尚未完成,仍需对帮助行为进行评价。
 

出具授权时的主观状态分析

出具授权时的主观状态分析主要考察以下四点:
第一,出具商标授权的内容合法有效。本案中,被告卡娜公司所出具的商标授权本身并无法定无效情形,系其真实意思表示,内容合法有效。授权内容为确认涉案货物系得到卡娜公司许可使用第12类陆地用车辆链条的“KANA”标识。但是,内容真实合法有效并无法免除其可能的侵权责任,恰恰因为卡娜公司出具授权意思表示的真实性,方能进一步审查其行为是否构成侵权。
 
第二,授权时对商品未进行实质审查。出具商标授权行为人未对被查扣货物进行实质审查。对于被查扣货物与己方商标注册类别是否一致、注册有效期是否覆盖生产销售期间、被查扣货物上所使用标识的形式等,商标权人需要进行详细审查。在出具商标授权行为人未对被查扣货物进行现场验看,也未对其使用标识情况作任何审查的情况下,可推定其具有侵权故意的可能性较高。
 
第三,对被授权商品侵权可能性未作评估。本案中,出具商标授权行为人未对商品侵权可能性作评估。结合在案证据,被告卡娜公司注册的“KANA”商标与原告的“KANA”商标外观基本相同,注册时间晚于原告,且原注册人为其股东。在原告商标享有较高知名度的情况下,作为专业从事链条生产行业的被告卡娜公司,理应对商标授权和使用具有更高的注意义务。被控侵权产品使用的标识与原告公司的注册商标完全相同,侵权产品在包装盒上还写明“JAPAN”等字样,其攀附原告的故意明显。被告卡娜公司对该批货物构成侵权,应为明知或应知。
 
第四,授权人获得了相应的对价。本案中,被告卡娜公司通过授权行为向被告志洪远公司收取了许可使用费用,被告志洪远公司主张其支付的4万元仅指向涉案出口货物的授权,被告卡娜公司主张该部分款项包括被告志洪远公司的涉案产品及将来出口货物可能发生的授权费用,但未能提供证据证明,故可认定被告卡娜公司为本案授权行为收取了4万元的对价。被告卡娜公司通过实施帮助行为达到谋取利益的目的明显,更能说明其帮助侵权的主观故意。
 

授权行为是否为侵权行为提供了帮助

本案中,虽然被告志洪远公司的涉案货物最终并未实现出口,但被告卡娜公司实施的行为仍然为其提供了便利和帮助,使涉案货物存在通关出口的可能性。
 
第一,授权人系海关相关商标备案主体。被告卡娜公司与原告同为海关商标备案系统中不同商标类别的“KANA”商标的备案人。海关在发现涉嫌侵权线索后,对二者均发送了通知。被告志洪远公司选择被告卡娜公司协商有偿出具商标授权协助其通关,故被告卡娜公司的备案主体身份,使其授权相较市场上的其他主体更具说服力,也为侵权提供了便利条件。
第二,涉案货物在授权人出具授权后存在放行可能性。海关查扣的货物是否放行受多种因素影响。在商标权利人未能及时复函主张权利,或未能及时向人民法院申请保全等情形下,均可能发生海关查扣期间届满自动放行的情况。本案中,若原告未能及时发现被控侵权产品系第7类链条,则亦存在两被告向海关声明其产品系第12类链条而得以放行的可能性,故被告卡娜公司的行为客观上为被告志洪远公司的侵权行为提供了便利和帮助,足以认定其构成帮助侵权。
 
参考文献:
1 魏振瀛:《民法》,北京:北京大学出版社,2010 年,第 697 页。
2〔美〕文森特·R·约翰逊:《美国侵权法》,赵秀文等译,北京:中国人民大学出版社,2004 年,第 118—119 页。
3 王迁、王凌红:《知识产权间接侵权研究》,北京:中国人民大学出版社,2008 年,第 3 页。

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