8月11日，美国的联邦巡回区上诉法院在重审中维持了特拉华联邦地区法院的裁决，判定了美国医疗器械公司Minerva Surgical, Inc.侵犯了美国女性医疗科技公司Hologic, Inc.的专利（9,095,348）。本案值得关注的焦点为：Minerva公司的创始人Csaba Truckai是该项专利的发明人，后被指控侵犯了该专利。2015年，特拉华联邦地区法院按照“转让人禁止反言（assignor estoppel）”原则做出了一个简易判决，判定Minerva侵犯了该专利，需向Hologic赔偿500万美元。

1993年，Truckai创立了一个公司NovaCept Inc.。在此工作期间，他于1998年申请了’348号专利，该专利涉及一种治疗异常子宫出血的设备。他将该专利的权利转让给了该公司。2004年，该公司被另一个公司Cytyc Corp.收购，然后又于2007年被Hologic公司收购。2008年，Truckai离开了并创立了Minerva公司。2021年10月，Minerva在纽约证券交易所实现了上市。Hologic的上市时间是1990年。

2015年，Hologic公司在美国的特拉华联邦地区法院起诉了Minerva公司，指控其侵犯了’348号专利。Hologic将该专利用于其开发的一款产品NovaSure。该地区法院做出了该简易判决，认定了“转让人禁止反言”原则适用于此案，因此该专利并非无效且被侵犯了。2020年4月，联邦巡回区上诉法院维持了该判决。“转让人禁止反言”是《美国专利法》的一个原则，即禁止一个专利的转让人（即卖方）在随后的专利侵权诉讼中攻击该专利的有效性。

Minerva将此案上诉到了美国的最高法院。2021年6月，最高院在复审中拒绝了Minerva公司废除“转让人禁止反言”原则的请求，但对其适用的条件施加了新的限制。最高院撤销了该上诉法院的2020年的裁决，要求了其重审此案，以解决两个关键问题：1.在转让该专利时，该专利的发明人Truckai是否保证了权利要求31的有效性，以判断其是否可以被转让；2.权利要求31是否比权利要求1在实质上范围更广——具体来说，权利要求31的范围是否足够广以涵盖不透湿（moisture-impermeable）设备，或者是否仅限于透湿设备”。

关于第一点，在Truckai于1998年申请’348号专利时，美国专利及商标局（USPTO）的一位审查员要求了Truckai必须遵循“限制要求（restriction requirement）”原则，将其权利要求选择为关于设备（apparatus）的权利要求或关于方法（method）的权利要求。这是USPTO根据《美国专利法》的第121条制定的规则：当一个专利的权利要求涵盖多个独立的或不同的发明时，该专利的申请人应将其申请专利的权利要求限制为一个发明。2002年，Truckai选择了申请关于方法的权利要求，而暂时取消了关于设备的权利要求。2005年，USPTO批准了该专利。

在重审中，该上诉法院表示了，“取消”不意味着这个权利要求不能被转让，因为该申请人可以针对被取消的权利要求提起一个分案申请（divisional application），并继续让这些权利要求接受审查。该法院没有采纳Minerva的论点，而是认为被取消的权利要求31仍然具有可专利性（patentability），是可以被转让的，所以“转让人禁止反言”原则适用。

关于第二点权利要求31是否比权利要求1在实质上范围更广，该上诉法院最初认为这无关紧要，因为如果Hologic公司的权利要求的范围更广，Minerva可以挑战该专利。在重审时，该上诉法院在权利要求的解释环节做了更深入的研究，判定了Hologic的权利要求的范围并没有更广。

该上诉法院还恢复了另一些地区法院的裁决，批准了Hologic公司针对Minerva公司的一个永久禁令，也批准了Hologic关于增加损害赔偿和获得补偿性赔偿的要求，并判定了Minerva侵犯了Hologic的另一个专利。该法院撤销了该地区法院关于利息的裁决，并将该案发回以重新计算利息。

来源：互联网综合

编辑翻译：China IP 国际部